作者：李丽芳

想必大家都知道，如果申请人申请注册的商标和他人已经注册（申请）的商标近似，而且双方商标指定的商品/服务项目构成相同或类似时，申请人商标将会被官方驳回。这种情况下，如果申请人希望自己的商标获准注册，可以尝试与在先商标权利人达成商标共存的意向，请求在先商标权利人出具共存同意书，来克服驳回，达成注册目的。我们通常把这样的处理方式称为商标"共存制度"。

在中国和日本的商标法中，都不存在商标共存制度，但是这也并不意味着上文提到的"共存同意书"在中国、日本都不能采用，迂回的路还是有的，本文就来谈谈"共存同意书"在中国、日本商标申请中的运用。

中国

在中国，根据商标法第30条（注释1）的规定，如果商标局审查员认为申请注册的商标和他人在先注册（申请）的商标构成在相同、类似商品上的近似商标，将会驳回该在后商标的注册申请。申请人对驳回决定不服可以向商标评审委员会提出驳回复审申请，与此同时申请人可以与驳回通知中的在先商标权利人进行交涉，请求在先商标权利人为自己出具"共存同意书"。

当然在判断商标是否近似这件事儿上本身就仁者见仁智者见智，商标局审查员认为近似的商标，在先商标权利人或者消费者有可能认为并不近似，或共存于市场中并不会造成混淆误认。在这样的前提下在先商标权利人本着与人方便自己方便的良好心态，在收取一定合理费用的情况下为在后商标申请人出具"共存同意书"也是非常普遍的现象。

申请人拿到在先商标权利人出具的"共存同意书"后，可以作为驳回复审的证据向商标评审委员会提交。当然商标评审委员会并不一定会认可这个"共存同意书"，目前商标评审委员会的原则是"有条件的认可",即不是在先商标权利人同意共存就可以共存，还需要考虑实际市场中会不会存在混淆的可能性，会不会因为混淆而损害消费者的利益。2007年11月国家工商行政管理总局商标评审委员会的法务通讯（注释2）中就这个问题做出了解释，简单说认可共存同意书的条件有：

1.双方商标应该有区别

2.双方的商品应有一定差异

3.双方商标的知名度是否容易使消费者对商品来源产生误认。

例如谷歌公司"nexus"商标驳回复审案（注释3）。

商标评审委员会及一审、二审法院都认为，双方商标字母构成及呼叫完全相同，申请商标指定使用的"便携式计算机"等商品与引证商标核定使用的"自行车用计算机"商品构成类似商品，驳回申请商标的注册。谷歌公司遂向最高人民法院提起再审申请，并最终取得商标注册。

最高院在判决中认可了双方的"共存协议"，认可的理由也是考虑了双方商标使用的商品的差异及双方商标在各自领域的知名度。谷歌商标用于手持计算机商品，岛野的商标是专用于自行车的计算机，双方商品面对的消费群体完全不同，岛野的商品带有一定的专业性要求，功能、主要用途与一般个人用电脑相比也侧重不同的方向。而谷歌和岛野又都是各自领域的知名企业，双方较高的知名度也可以帮助消费者区分两商标。

因此，在中国虽然没有商标"共存制度"，但是在实践中通过在驳回复审案件中提交"共存同意书"或者"共存协议"的方式获准注册的案例不在少数。

日本

日本和中国一样，没有"共存同意书"制度，而且和中国可以"有条件的认可"不一样，在日本如果商标因他人在先注册商标被驳回，提交在先商标权利人出具的"共存同意书"是不可能被官方认可的。那就真的一点办法都没有了吗？目前日本商标实践中采取的是一种名为"assign back"的制度，"assign"是转让的意思，"assign back"就是转让回来的意思。简单解释就是，申请注册的商标因他人在先注册商标被驳回时，可以与在先商标权利人交涉，得到在先商标权利人的同意后，将自己申请注册的商标转让给在先商标权利人，此时商标权利人统一了，商标自然将核准注册，待商标核准注册后再将商标转让回原来的申请人。此时事实上申请商标就和在先商标实现了共存。

大家可能要问，中国为什么没有采用这样的制度呢？熟悉商标的人可能都知道，根据中国《商标法》第42条（注释4）的规定，办理商标转让时，在相同、类似商品上的相同、近似商标必须一并转让，否则该转让申请将不予核准，所以"assign back"在中国是行不通的。

但是在日本商标法中是没有类似规定的，且日本商标法第24条（注释5）中还提到关于商标转让导致的混淆应如何处理，因此是允许出现相同、近似商标分别属于不同所有人的。日本商标实务中通常利用这一点采用"assign back"的方式来解决商标共存问题。问题看似解决了，但是"assign back"制度本身是存在一些问题的，下面我们来谈谈几点担忧。

实际上"assign back"制度是日本特有的，作为外国人有点难理解的制度，试想两个跨国企业的商标共存谈判，可能涉及多个国家、地区，共存谈判很顺利，但到了在日本提交手续阶段，共存变成了转让，这事儿的性质迅速上升了一个档次，转让意味着无形资产的流失，在文件签署过程中的审批可能就变得没有那么容易了。

再有，还有很多情况是无法利用这个制度的，如：

1.如果申请商标由两个部分组成，一个部分和他人在先商标相同或近似，一个部分和自己已注册商标相同或近似，商标被驳回后，将其转让给在先商标权利人，此时自己的商标又会成为这个商标的注册障碍。当然你如果心大，也可以把自己名下的商标都转给在先权利人再转回来。

2.马德里国际注册指定日本的商标，因其转让手续需要到原属国的国际局办理，也是不能使用"assign back"的。

3.如果在先商标不止一个，且分属于不同的权利人，"assign back"同样无法使用。

因为以上原因，日本也一直在探索引入"共存同意书"制度，不过截至目前"assign back"仍然是在日本普遍采用的共存手段。

最后，我们来比较一下中国和日本在商标共存制度上的异同。

在一带一路的背景下，中国企业越来越多的走出国门，需要在不同国家处理自己的商标事务，各个国家又都有自己的法律背景和实务特点，本文仅就中国和日本在商标共存方面的比较进行探讨，希望能给读者一些帮助。

----------------------------------------------

注释1：中国《商标法》第30条：申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

注释2：2007年11月国家工商行政管理总局商标评审委员会的法务通讯

商标评审委员会，《商标法》第二十八条（现行商标法第30条）的立法目的有二：第一，保护在先注册或者初步审定商标，避免商标权利冲突；第二，保护消费者利益，即防止相同或者近似商标出现在市场上，造成相关消费者混淆。商标权为私权，申请商标与在先商标之间是否存在冲突主要是私权纠纷，应当由当事人通过法律程序主张，在驳回复审案件中，申请人与引证商标所有人达成共存协议，已经消除了当事人之间的权利冲突。而且，申请人与引证商标所有人签订共存协议，表明双方在实际使用商标时不会相互"搭车"，并且可以推定其具有相互区分的善意。因此，对当事人之间的共存协议完全不予考虑，不尽合理。但是，保护消费者利益是《商标法》第二十八条的立法目的之一，也是我国《商标法》的立法宗旨之一，故在决定是否允许共存时还应考虑双方商标整体上是否能够为消费者区分，共存是否容易造成消费者混淆。为此，需要综合考虑下列两方面因素：

第一，双方商标使用商品的类似程度、双方商标的近似程度及各自的知名度。双方商标使用商品虽然在《类似商品或者服务区分表》的同一类似群组但类似程度较低，双方商标文字、图形或者其他组成部分存在近似之处，依照通常的审查标准，应当判定为近似商标，但是双方商标在整体上能够为消费者所区分的，可以允许共存，核准申请商标注册。反之，如果双方商标使用商品为同一种商品，或者是关联程度密切的类似商品，而双方商标文字、图形或者其他组成部分近似程度较高，消费者难以区分，则不允许共存，对申请商标仍予以驳回。

第二，双方商标的知名度。如果引证商标知名度较高，核准申请商标注册和使用容易造成消费者混淆的，对申请商标予以驳回。如果申请商标已经实际使用并且具有一定知名度，该商标与引证商标虽然存在近似之处，但消费者能够将其与引证商标相区分的，可以核准申请商标注册。

注释3：参考最高人民法院（2016）最高法行再103号行政判决书

注释4：中国商标法第四十二条：转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。

转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。

对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。

转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。

注释5：日本商标法第二十四条之四：商标权移转的结果，造成在相同商品或服务上使用的近似的注册商标，或在类似商品或服务上使用的相同或近似注册商标的商标权属于不同的权利者时，其中某一个注册商标的商标权人、专用权人或普通使用权人在指定商品或指定服务上的注册商标的使用，损害其他注册商标的商标权人或专用权人的业务利益（仅限使用该其他注册商标的指定商品或指定服务。）时，该其他注册商标的商标权人或专用权人有权要求该注册商标的商标权人、专用权人或普通使用权人附上适当的表示以防止其业务商品或服务与自己的业务商品或服务产生混淆。