企业何时需要做FTO？如何开展FTO？...

时间: 2020-06-12 北京康信知识产权代理有限责任公司张英阅读量:

FTO是个外来词，是FREEDOM TO OPERATE的首字母缩写，一般翻译为“自由实施”，是指实施人在不侵犯他人专利权的前提下可以对该技术自由地进行使用和开发。

具体而言，就是针对该技术，出具一份专利侵权检索与分析报告，其目的在于证明当前“技术”可实施，不会侵犯他人专利权，证明非故意侵权以避免可能的惩罚性赔偿。

一、企业何时需要做FTO？

通常而言，企业在产品待设计定型和/或上市之前需要做FTO，以规避故意侵权指控。

事实上，FTO调查可以贯穿于技术研发和改进的整个生命周期。在技术研发初期，就可以针对相关技术进行专利检索，了解各个技术路线和技术分支的特点，此时可以视为专利的预警分析。

在此基础上，确定产品研发的具体路线，待产品设计基本完成之前，此时需要针对具体设计开展产品的FTO检索和分析。

二、企业需要针对什么内容开展FTO？

众所周知，一个产品、尤其是大型产品或复杂产品会涉及众多技术特征，那么企业需要重点开展FTO的技术特征，应该主要聚焦于作为创新点的技术特征。对于一些标准件或外购件则可以不做重点，但是对于外购件则可以要求供货商提供相应的FTO报告。

对于大型产品或复杂产品，则需要针对相关技术进行技术分解，将其按照不同分类进行拆解，例如可以拆分成结构组成、控制部分、生产工艺、设备布局等等方面，然后针对每个方面还可以进行二级、三级的技术拆分，然后针对每个下级分支技术中作为创新点的技术特征进行专利检索和分析。

三、企业需要针对何地开展FTO调查？

确定了拟上市产品的技术分解和拟开展FTO调查作为创新点的技术特征之后，此时需要确定拟开展FTO的区域。

一般而言，由于专利保护是有地域性的，因此可以将拟开展FTO的区域限定于未来产品上市销售、出口、许诺销售、进行商业应用的区域。

举例而言，一个产品如果在中国进行生产，然后出口至美国和欧洲，则企业需要在产品上市之前针对中国、美国和欧洲分别开展FTO检索和分析。尤其对于欧洲地区，除了需要针对地区进行相关检索和分析，还需要对具体国家进行相关的检索和分析。

四、如何开展FTO？

确定了需要进行专利检索和分析的技术特征和拟开展FTO检索的地域之后，就需要开展FTO检索和分析了，具体需要如下操作。

（1）进行技术分解

例如，目前需要对于一种新设计的煤气化炉开展FTO检索和分析，则需要对其中涉及到的技术进行分解，可以将其分解成烧嘴部分、燃烧室、激冷室、旋风分离器等多个部分，分别对各部分进行技术特征的分解和归纳，然后再开展FTO检索和分析。

（2）确定检索要素和检索地域

针对分解后的每个技术分支，确定需要检索和分析的具有创新性的特征。例如具有创新特征的烧嘴，其包括具有特定结构的烧嘴部分。因此需要将“烧嘴”确定为检索要素之一。同时，因为该技术未来主要在中国境内使用，则需要将检索的地域确定为中国。

（3）全面的专利检索

FTO检索需要保证查全率，因为其目的是为了避免故意侵权指控，因而专利检索需要尽可能做到全面准确。需要充分考虑相应行业内的常用关键词、行业惯用语、翻译时的可能表述、IPC分类号以及例如美国、欧洲和日本各自的分类号，例如USPC、ECLAICO、CPC、F-term等。例如，对于煤气化炉中烧嘴部分，可能的术语，例如“烧嘴”、“燃烧器”、“燃烧装置”、“喷嘴”等及其英译文等，相应的IPC分类号，例如C10J3/50、C10J3/00、C10J3/48等。

FTO检索对于权利要求的检索是重点，但FTO检索不能仅限于权利要求，因为具体特征的下位表述，尤其是相关的技术效果，一般不体现在权利要求中而仅体现在说明书中，因此需要结合全文和其他部分（例如发明名称和摘要）的检索，FTO还需要关注审中的专利申请，因为相关申请未来一旦授权，则可能对相应产品构成障碍。而失效专利也可以加以适当关注，后续可以作为规避设计思路或现有技术抗辩的基础。

（4）检索结果的筛选

根据上述原则进行相关地域的专利检索之后，对于检索到专利和申请先进行初筛。此时可以保留失效专利和审中的专利申请，以便于分析人员对于整个技术的发展脉络有个整体和清晰的了解。可以将检索到的专利/申请进行分级，保留相关性高的专利/申请待进一步进行比对分析。

在检索到的相关专利特别多的情况下，需要进一步分析以剔除掉一部分权利要求保护范围不稳定的申请，尤其是未经过审查的实用新型专利。对于检索到的相关专利特别少的情况，需要基于检索到的专利/申请，理清技术发展脉络，确定出与开展FTO的技术方案最接近的专利/申请，经比对后明确开展FTO的技术方案的风险等级为极低。

（5）权利要求比对

基于保留的相关性较高的专利/申请，逐个进行权利要求的比对，明确其风险等级。具体而言，将每项专利/申请的独立权利的技术特征进行拆分，与相关产品分解的各个技术特征进行一一比对，判定相应产品的技术特征是否落入到专利/申请的权利要求保护范围内。

相应地，基于全面覆盖原则和等同原则判定待上市产品是否具有侵权风险。

（6）得出风险等级的结论

基于上述权利要求比对的结果，得出FTO报告中关于风险等级的结论。一般而言，企业FTO的目的是证明其非故意侵权以避免可能的惩罚性赔偿，因而FTO报告的结论也应该慎重得出。

如果分析的产品并不包括经比对专利/申请独立权利的所有技术特征，亦即该产品并没有落入某项专利/申请的权利要求保护范围内，则该产品不属于字面侵权，此时FTO报告的结论则应当为无风险或低风险。

此时，还需要针对不相同的技术特征进行进一步分析，考虑不相同的技术特征是否构成等同特征，如果也不构成等同特征，则分析的产品相对于经比对专利/申请无风险。如果不相同的技术特征有可能构成等同特征，则分析的产品相对于经比对专利/申请具有中等风险。

与之相反，如果分析的产品包括了某项专利/申请独立权利的所有技术特征，亦即该产品落入了某项专利/申请的权利要求保护范围内，则该产品属于字面侵权，此时FTO报告的结论客观讲应当为高风险。但这可能有违企业的初衷，此时则需要与企业的相关负责人进行沟通，对于具有高风险的专利/申请提出相应的应对方案。

例如，对于授权专利可以提出无效的建议和意见；例如，在前期检索过程中获得的失效专利/申请可能作为无效证据。对于审中的专利申请可以基于相关文献提出公众意见以阻碍其授权，或者使其授权的权利要求保护范围大幅缩限，使得开展FTO的产品不再具有侵权风险。

此外，还可以提示企业可以基于前期检索过程中获得的失效专利/申请的设计思路进行规避设计或者将其作为现有技术抗辩的理由以应对后续可能的侵权诉讼。

以上笔者就企业何时需要做FTO、需要针对什么内容开展FTO、需要针对何地开展FTO调查以及如何开展FTO进行了小结，希望能为企业的技术研发和产品上市有所帮助。

如文中有任何不妥，请各位同仁不吝赐教。

关键词： FTO,侵权,企业做FTO,如何开展FTO,专利,康信知识产权

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