作者：刘旺贵

摘要：
针对我国PCT申请量逐年快速增长的情况，笔者根据自己的代理经验介绍了一些PCT申请进入美国应该注意的问题，以及申请人如何在申请过程中更好地利用美国专利制度所特有的相关规定来保护自己的权益。

关键词： PCT 美国 专利制度

一、引言
随着知识经济的全球化发展，我国向国外申请专利的数量快速增加，据2012年的统计数据，2012年我国的PCT申请量为18,627件，相对于2011年的PCT申请量增长了13.6%，申请总量位列全球第四。目前各国的专利体系存在一定的差异化现象，特别是美国，与我国以及欧洲、日本等其它国家的专利体系均存在着明显的差异，因此，笔者将根据自己的代理经验介绍一些我国的专利申请进入美国应该注意的问题，以及申请人如何在申请过程中更好地利用美国专利制度所特有的相关规定来保护自己的权益。

二、关于PCT申请进入美国应该注意的问题，笔者主要介绍以下两点：
1. 说明书背景技术部分的撰写
我国的专利法实施细则以及审查指南规定，申请人应在说明书的背景技术部分记载最接近的现有技术，并客观分析其所存在的问题。例如：《专利审查指南》（2010）第二部分第二章2.2.3节规定：发明或实用新型说明书的背景技术部分应当写明对发明或实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术，并且尽可能能引证反映这些背景技术的文件；此外，在说明书背景技术部分中，还要客观地指出背景技术中存在的问题和缺点，但是，仅限于涉及由发明或者实用新型的技术方案所解决的问题和缺点；在可能的情况下，说明存在这种问题和缺点的原因以及解决这些问题时曾经遇到的困难【1】。

与我国的上述规定相比，美国专利法以及相关规定（参见MPEP § 608.01（c））中虽然也指出申请人应描述所知的现有技术的状态，如果有必要，可进一步指出发明所要解决的现有技术中存在的问题，但是美国专利法并没有强制规定申请人必须在背景技术中详细记载所有相关技术的情况和存在的问题。

在笔者所接触的国内的一些专利申请中，不少发明人或者代理人对现有技术可能界定的不是很清楚，从而将一些并不是现有技术的内容写入到背景技术中，这是比较常见的。另外，有些发明人为了突出自己的发明的技术效果，可能会对他人的一些相关技术存在的问题和缺点进行一些不是很客观的评述，甚至进行恶意的诋毁。虽然在我国的专利审查实践中规定，发明人在说明书背景技术部分记载的相关技术并不能用来评价本申请的新颖性和创造性，但是，该专利申请进入美国国家阶段之后，可能会造成一些潜在的问题。例如：

1）根据美国专利的有关判例法，在说明书背景技术中记载的他人的技术可以推定为是申请人承认的现有技术，即使他人的技术本来可能不会构成现有技术（参见37 CFR 1.77和 MPEP § 608.01）。

2）法院处理专利纠纷，尤其是侵权纠纷时，可能会根据申请人在说明书背景技术的记载判定所诉专利权利要求的保护范围，从而断定侵权诉求不成立。

3）美国专利审查指南中还明确规定，申请人不可以在专利说明书中诋毁他人的技术。因而，如果申请人在说明书中对他人技术的批评不客观，则有可能带来不必要的麻烦和诉讼【2】。

因此，笔者建议对于进入美国的申请可以尽量简单、客观地撰写说明书背景技术部分，而一些相关的现有技术则可以通过一份信息公开声明（Information Disclosure Statement，IDS）来递交给美国专利局。关于IDS的问题，笔者在后面会比较详细地说明。

2.关于信息公开声明（IDS）
与我国的专利制度不同的是，美国联邦法规明确规定（参见37 CFR 1.56），本申请的每一个发明人、每一个准备或审查本申请的律师或代理人、每一个实质性地参与准备或审查本申请的人和与发明人或者受让人或者任何有签署本申请义务的人有关联的人都有对美国专利商标局公开与本申请可专利性相关的信息（具体应包括的信息请参见MPEP § 1.98）的义务。即使申请人本身不确定其所掌握的信息是否与本申请相关或者是该信息有别于本申请，申请人仍有公开的义务。

从笔者的代理经验来看，我国的发明人或申请人对信息公开声明及其可能导致的法律后果往往重视不够，错误地认为检索最接近的相关技术只是专利审查员的义务，即使自己掌握潜在影响其发明专利性的相关信息，也没有义务和必要告知审查员；或者是存在一些顾虑，担心所提供的信息对于美国专利申请构成不利的影响，甚至会可能作为审查员驳回的依据。但是，笔者认为不论基于何种理由，申请人都不应该隐瞒其所掌握的相关信息。

首先，从美国的专利制度考虑，此类与可专利性相关的技术资料是必须提供的，否则，如果专利发明人或任何其他相关利益人没有履行信息公开义务，那么在后续的诉讼程序中，法院就有可能判定其在专利申请和审查过程中有欺骗USPTO的意图（intent to deceive），为不当行为（inequitable conduct），从而判定该专利没有执行效力（unenforceable），从而导致严重的法律后果。

其次，假定申请人通过刻意隐瞒相关信息而误导审查员，如愿获得了专利，但是，如果你的专利本身具有很大的价值，你的竞争对手就会仔细审视你的专利，试图发现用来攻击你的授权专利的每一个缺陷。特别是在涉及到侵权诉讼的案件中，被告侵权人必然会详细阅读该专利以及其同族专利的审查过程文件，检查专利权人是否充分履行信息公开义务，以试图证明专利发明人或其他利益相关人从事不当行为而导致所诉专利没有执行效力。

实际上，很多情况下，在考虑了申请人主动披露的信息后，专利审查员可能仍会判定申请人的发明具有专利性。当然，如果专利申请人主动披露的信息与本申请非常相关，申请人可能需要修改权利要求。但是，经过这样的程序所获得的专利权更具有稳定性，经得起竞争对手的挑战。

因此，对于进入美国的申请案，笔者强烈建议，在提交美国专利申请后，一旦注意到相关资料，必须提交IDS来引起USPTO的注意，忽略这一责任将会危及到专利的合法性。例如，如果已就美国申请在中国的优先权申请做了检索或者收到了中国专利局的审查意见，则有义务将该文件及时提交美国商标专利局。即使是美国专利商标局已经发出授权通知后，申请人才发现其未披露有关信息时，申请人也应该要求专利局撤回授权决定，根据申请人新提交的信息重新审查专利申请，而不应该抱有侥幸心理。

三、关于如何在申请过程中更好地利用一些美国专利制度的相关规定，笔者主要介绍以下两方面：
1. 通过主动修改获得更全面的保护
美国专利法对可保护的专利客体限制较少，除原子核裂变物质发明不能获得专利外，其余的"阳光下一切人造之物"基本上均可获得专利，例如，在我国的专利法中不保护的软件以及商业方法在美国专利法中属于合法的保护客体。那么，对于进入美国的PCT专利申请，申请人如何来利用美国专利法的这一特点，对自己的专利进行更全面的保护呢？就通讯领域而言，很多案件的发明点可能仅在于终端与基站、基站控制器等网元之间的信令流程的改变，或者是信令中携带的信息的改变，而这种改变通常是通过软件来实现的，而在国内申请该类型的通讯案件时，基本上是按照专利审查指南第二部分第九章中的关于涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求书的撰写规定，撰写一套方法权利要求和一套对应的虚拟装置的权利要求，如果申请人想对自己的专利进入美国后，进行更全面的保护，则可以在国内优先权申请文件的撰写时，预先在说明书中撰写一套计算机可读存储介质的相关内容，等到进入美国国家阶段时，再通过主动修改的方式增加到权利要求书中。如果该发明的发明点涉及到帧结构的改变，则同样可预先在说明书中撰写一套帧结构的相关内容，等到进入美国国家阶段时，再通过主动修改的方式增加到权利要求书中。因此，对于我国的申请人来说，应该很好地利用美国专利制度的这一特点，实现对自己专利的更全面的保护。

2.专利策略的应用
美国的专利体系可以说是世界上最自由的专利体系，在专利的整个申请、审查以及授权过程中，都给申请人提供了很大的灵活性。例如，在申请程序中，美国专利法规定，在申请前一年之内由发明人自己或从发明人获得技术的他人所作的公开不构成现有技术，也就是说技术公开后的一年之内的任何时候都可以向美国专利局提出专利申请。再例如，在审查程序中，申请人收到最终审查通知书（Final Action）时，如果申请仍然被驳回，可通过缴纳一定的费用提出申请要求继续审查（Request for Continuing Examination, RCE）。如果需要加入新的技术内容，才能克服申请文件的缺陷，则可以终止该申请的程序，另行提出一个继续申请（Continuation Application）或部分继续申请（Continuation-in-Part, CIP），而部分继续申请可以综合原始提出的内容和新加入的内容。另外，在授权后的程序中，美国专利制度中还有独特的再颁专利的规定，如果专利申请人非故意的欺骗导致在提交的文件中有缺陷，致使专利权全部或部分不能实施或无效，专利局可以根据修正后提出的新申请重新颁布专利证书。除此之外，美国专利制度还允许专利权人在获得授权之后两年内通过更正程序扩大权利要求的范围并获得与继续申请基本相同的结果。总而言之，在美国这种独特的专利体系下，申请人可以根据自身的专利策略，充分利用美国专利制度的各项规定以获取最大利益。

引文：
[1] 专利审查指南 2010
[2] 洪恩山 撰写美国专利说明书背景技术部分时应注意的问题《中国专利代理》2012年第1期