《专利法》第33条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

《专利审查指南》进一步明确：《专利法》第33条所称的原说明书和权利要求书是指申请日提交的说明书和权利要求书，对于分案申请，是指申请日提交的原申请的说明书和权利要求书。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接且毫无疑义地确定的内容。

上述直接且毫无疑义地确定的内容对于本领域技术人员来说应当是确定无疑的，不包括从原说明书和权利要求书中推测出的技术内容。

也就是说，专利申请文件经修改后，如果所属技术领域的技术人员认为修改后的说明书或权利要求书中存在着不能从原申请直接且毫无疑义地确定的内容，则认为修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

此外，《专利审查指南》指明，如果一项申请在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素，则构成“马库什”权利要求。化学通式是用来表示一类或几类化合物的，其中至少一个基团是可变化的，由此构成“马库什”型化合物。

虽然《专利法》和《专利审查指南》都对“修改超范围”作出了确切的解释，但是由于“马库什”权利要求高度概括的撰写方式非常独特，在面对涉及“马库什”型化合物的权利要求的修改是否合理时，本领域曾一度存在争议。

在较长的一段时间中，一部分观点认为“马库什”权利要求属于整体技术方案；而另一部分的观点则认为“马库什”权利要求属于并列技术方案。

笔者现在和大家分享一个在最近的工作中遇到的被审查员指为修改超范围的案例，以期对此问题进行一点浅显的探讨。

案例：

“1. 一种具有式(A)的缀合物：，其中D代表基团D1：……当C2与C3之间存在双键时，R²可以选自基团，其中R³¹、R³²和R³³中的每一个独立地选自H、C₁-₃饱和的烷基、C₂-₃烯基、C₂-₃炔基以及环丙基，其中₁－R²基团中碳原子的总数目不超过5”。

在第二次审查意见通知书中，审查员指出目前的权利要求1限定了众多得不到支持的技术方案。

申请人为了加快审查进展，对权利要求1的范围进行了修改，其中，申请人在修改后的权利要求1中限定了“R³¹、R³²和R³³中的两个是H，而另一个基团选自H、甲基和乙基”。

可见，申请人在答复中将“C₁-₃饱和的烷基”修改为“甲基和乙基”。

在修改过程中，笔者对这个修改方式产生了一定的怀疑。

前面我们提到，对于马库什权利要求的属性，在较长的一段时间中，本领域中的一部分观点认为马库什权利要求属于整体技术方案；而另一部分的观点则认为马库什权利要求属于并列技术方案。

在这个案例中，虽然权利要求书中采用了“C₁-₃饱和的烷基”的撰写方式，但是本领域技术人员可以理解“C₁-₃饱和的烷基”实际上只涉及“甲基”、“乙基”和“丙基”三个具体的基团，因此，可以认为“C₁-₃饱和的烷基”的撰写方式实际上特定公开了“甲基”、“乙基”和“丙基”三个具体的基团。

假如我们将仅涉及“甲基”、“乙基”和“丙基”三个具体的基团的“C₁-₃饱和的烷基”认为是属于整体技术方案，则无疑将“C₁-₃饱和的烷基”修改为“甲基和乙基”以后，破坏了“甲基”、“乙基”和“丙基”的整体方案的新颖性。

而假如将仅涉及“甲基”、“乙基”和“丙基”三个具体的基团的“C₁-₃饱和的烷基”认为属于并列技术方案，则将“C₁-₃饱和的烷基”修改为“甲基和乙基”以后，仅仅是删除了一个并列技术方案，因而并未破坏原技术方案的新颖性。那么结果如何呢？

审查员在随后在第三次审查意见通知书中指出：“权利要求1的修改超出了原申请文件记载的范围，因此不符合专利法第33条的规定”，无疑证明了现在的审查实践中是将“马库什”权利要求认为是属于整体技术方案的。

笔者带着求证的想法致电请教了审查员关于上述审查意见的评价依据。

审查员引用了《专利审查指南》第二部分第十章第5节：化学发明的新颖性，并指出：

“通式不能破坏该通式中一个具体化合物的新颖性。一个具体化合物的公开使包括该具体化合物的通式权利要求丧失新颖性，但不影响该通式所包括的除该具体化合物以外的其他化合物的新颖性。一系列具体的化合物能破坏这系列中相应的化合物的新颖性。一个范围的化合物(例如C₁－C4)能破坏该范围内两端具体化合物(C₁和C4)的新颖性，但若C4化合物有几种异构体，则C₁－C4化合物不能破坏每个单独异构体的新颖性。”

由于修改后的权利要求具有新颖性，因此，该修改超出了原申请文件的记载。

由此证实了笔者的前述想法，即：现在的审查实践中是将“马库什”权利要求认为是属于整体技术方案的。

笔者进一步阅读了最高人民法院针对专利号为9712634.7的发明专利行政判决书（(2016)最高法行再第41号判决）中的内容，其同样明确了：马库什方式撰写的化合物权利要求被视为结构式的表达方式，而非功能性的表达方式。“马库什”权利要求应当被视为马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合，应当理解为具有共同性能和作用的一类化合物。因此，“不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物”。

总结：

通过这个案例我们可以明确：在对“马库什”权利要求进行修改时，对马库什要素的删除应当归属于对整体技术方案中的某个或某些技术特征的删除，可以采用类似于“新颖性判断原则”判断修改是否合适。如果修改后的权利要求相对于修改前的权利要求不具有新颖性，则该修改具有合法性，如果修改后的权利要求相对于修改前的权利要求具有新颖性，则修改不合法。

这个认定也对代理人的日常工作具有一定的指导借鉴作用：当以通式化合物的形式进行限定时，如果某些基团特别重要，应当在说明书中对特定基团进行具体限定。例如，在本文所讨论的案例中，可以在说明书中采用这样的撰写方式：“在一个实施方式中，R³¹、R³²和R³³中的每一个独立地选自H、C₁-₃饱和的烷基、C₂-₃烯基、C₂-₃炔基以及环丙基，……，在具体的实施方式中，不是H的基团选自甲基和乙基……”由此，为日后可能进行的修改提供充分的修改依据以保护申请人的利益。