基于美国对应申请提交PPH请求中引用文件处理小技巧
时间: 2022-06-21 10
北京康信知识产权代理有限责任公司
王红艳
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美国专利的审查过程中，所引用的文件（本文简称“引用文件”）通常少则几个，多则几百上千个，在基于美国对应申请提交PPH请求时，这些引用文件的名称都需要在“参与专利审查高速路（PPH）试点项目请求表”中列出。在实际代理中，因为引用文件填写不全、填写不规范等而导致PPH请求被驳回的情况时有发生。鉴于此，本文以下几个方面介绍基于美国对应申请（以下简称“对应申请”）提交PPH请求中处理引用文件的小技巧。
1. 获取对应申请的审查文件列表中代码“code”以“1449”、“IDS”、“892”表示的文件，这些文件中所列的引用文件即为需要在“参与专利审查高速路（PPH）试点项目请求表”中列出的所有引用文件。其中，（1）代码“1449”表示由发明人引用且被审查员考虑的引用文件，文件名称通常为“list of references cited by applicant and considered by examiner”；（2）代码“IDS”表示信息披露声明，文件名称通常为“Information Disclosure Statement (IDS) Form (SB08)”；（3）代码“892”表示由审查员引用的文件，文件名称通常为“list of reference cited by examiner”。
需要注意的是，以上三种代码文件中所列的引用文件通常会存在重复的问题，在填写“参与专利审查高速路（PPH）试点项目请求表”时，需要确保上述代码文件中所列的引用文件全部列出，无遗漏，同时尽量剔除重复的引用文件。2. 在对应申请的授权公告文本已经存在的情况下，除了可以采用上述第1种方式获得对应申请的引用文件之外，还可以在对应申请的授权公告文本的扉页上获得。通常，在对应申请授权公告文本的扉页的“Reference Cited”项目中，以（1）“U.S. PATENT DOCUMENTS”、（2）“FOREIGN PATENT DOCUMENTS”和（3）“OTHER PUBLICATIONS”三个类型列出对应申请在审查过程中所有的引用文件。如果引用文件数量较多，在对应申请的授权公告文本的扉页上无法全部列出，则会在以上三种类型的下方以“（continued）”的标识指示更多的引用文件在授权公告文本的后续页上示出。对于上述两种引用文件的获取方式，第2种方式更为直观和直接，不需要对引用文件进行整合和去重。（1）对于引用文件为专利文献的情况，需要写明专利文献的国别、相关序列号以及类型即可，例如，US9,641,435B1，无需另外标明发明人、申请人、公开时间，是审查员引用还是申请人引用等信息。（2）对于引用文件为非专利文献的情况，需要写明文献名称、刊名、作者、发表时间，具体页数等信息，例如，“Network Health Monitoring Overview”, Cisco Prime Infrastructure 3.2, Cisco systems, Inc., Aug. 2017, 72pp. 无需标明是审查员引用还是申请人引用等信息。
无论引用文件的数量有多少，对引用文件进行顺序编号可以有效地避免文件名称的漏列，便于后续的检查与核对。在此需要提醒的是，不要因为个别引用文件由于重复填写而导致其中某个引用文件的遗漏。
无论是通过上述两种方式中的哪种方式获得引用文件，引用文件的名称都是以不可复制的PDF格式在文件中列出的。在引用文件数量较少的情况下，可以通过手动的方式将引用文件的名称敲入“参与专利审查高速路（PPH）试点项目请求表”中，但对于引用文件数量达到几十、几百甚至上千个的情况下，手动输入引用文件的名称无疑会具有很大的工作量，还会存在漏输入、错输入而导致PPH请求被驳回的巨大风险。在这种情况下，我们通常可以等对应申请的授权公告文本已经公布之后再提交PPH请求。这样，通过美国专利商标局网站找到对应申请的授权公告文本的可编辑版本，从该可编辑版本上可以拷贝所有的引用文件的信息，从而可以有效避免引用文件的漏输入、错输入等问题。以上是笔者多年在提交和核查PPH请求中的一点小技巧，希望分享给相关同仁，对于相关实操有所帮助。如果同仁有任何建议和操作技巧，也请不吝指出，笔者不胜感谢。
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