对于一个专利代理师而言,除了日常的专利实体业务处理之外,时常还会给有需求的朋友们介绍一些专利相关知识。笔者最近遇到一朋友咨询关于PCT国际申请程序中的可选程序的相关事宜,下面分享一下相关内容,希望对有相同困惑的朋友们有所帮助。
《专利合作条约》(PCT条约)自生效以来,已逐渐成为申请人向国外寻求专利保护的主要途径,下图为PCT途径的程序流程图。
在PCT国际申请提交后,由主管的国际检索单位对国际申请进行国际检索,在距离优先权日16个月左右,国际检索单位会发送国际检索报告及书面意见至申请人。从上图中可以看出,在国际检索单位下发国际检索报告及书面意见之后,在距离优先权日19个月之前,申请人可以选择提出补充国际检索的请求;在距离优先权日22个月之前,申请人可以选择提出国际初步审查的请求。一些申请人对这些程序非常困惑:什么是补充国际检索和国际初步审查?申请人如何确定是否需要请求补充国际检索和国际初步审查?
1、什么是补充国际检索以及如何确定是否需要请求补充国际检索?
补充国际检索是允许申请人在除国际检索之外请求进行一项或多项补充国际检索的一种程序,由进行主国际检索的国际检索单位之外的其他国际检索单位进行补充检索。
由于语言的差异,不同国家局和不同国际检索单位检索出的对比文件侧重语言不同,因此,如果申请人希望获得更全面的官方意见,为后续进入国家阶段作参考,申请人可以考虑请求补充国际检索。如果申请人已经决定该PCT申请后续要进入欧洲国家阶段,申请人可以考虑请求欧专局作为补充检索单位提供该PCT申请的补充检索报告,这样可以省去该PCT申请进入欧洲国家阶段后的检索程序,节省时间和费用。
在申请人提出补充国际检索之后,申请人会收到补充国际检索报告,该报告不会重复引用已在国际检索报告中引述的文献,除非因为这些文献在与补充国际检索所发现的文献结合阅读时产生新的相关性而有必要引用。补充国际检索报告中会包含比国际检索报告对该申请更详细的分析说明,对于申请人评估该专利申请后续是否进入国家阶段具有指引和借鉴的作用。
2、什么是国际初步审查以及如何确定是否需要请求国际初步审查?
国际初步审查是PCT申请国际阶段中的一项可选程序。在申请人得到国际检索报告及书面意见或者补充国际检索报告(两种报告,下述简称检索报告)之后,可以根据检索报告的内容决定是否需要启动国际初步审查的程序。
若存在以下三种情况,申请人可以考虑启动国际初步审查的程序。
1、在检索报告中审查员得出的结论是,该PCT申请中一项或多项权利要求缺乏新颖性、创造性或实用性,而申请人经过分析之后,认为可以通过国际初步审查程序,对有关权利要求作出修改或者进行意见陈述进行争辩,进而论述申请文件中的权利要求具备新颖性、创造性或实用性。从而该PCT申请有机会得到具有正面意见的国际初步审查报告。
2,在检索报告中审查员没有提出该PCT申请涉及专利性问题,但认为该PCT申请具有形式上的缺陷。可以考虑提国际初步审查程序,对该PCT申请形式上的缺陷进行修改。避免后续在进行国家阶段时,申请人需要针对不同国家逐一修改这些形式缺陷,消耗大量的时间和费用。
3、该PCT申请后续进入的国家的检索和审查水平相对较弱,该国家的专利审查通常会参考国际检索报告或国际初步审查报告,且国际检索报告结论较为负面的情况下,则可以考虑选择国际初步审查。例如,在进入澳大利亚国家阶段时,有时第一次官方意见完全会参考国际检索报告的结论,但若国际初步审查报告中指出该PCT申请克服了这些缺陷,则可以大大节约专利申请的审查意见答复次数、时间和费用。
从上述可以看出,申请人在选择国际初步审查之后,可以依据法规修改申请文件,并获得答复审查意见的机会,不但可以充分陈述自己的意见,还可以选择与审查员进行会晤,增加了申请人与审查员更多交流和沟通的机会。在距离优先权日28个月之内,申请人会收到国际初步审查报告,参考该国际初步审查报告,申请人可以在后续进入国家阶段时,更加主动和准确地判断出是否需要修改以及如何修改申请文件。
总结,补充国际检索和国际初步审查是PCT国际申请中具有特色的可选程序,申请人可以根据自身需求决定是否选择补充国际检索和国际初步审查的程序,以便更大程度的保护申请人的权益。