无效程序中专利文件的修改问题探讨
时间: 2022-12-09 11 北京康信知识产权代理有限责任公司 邹秋爽 阅读量:
近些年来,越来越多的企业将专利作为市场竞争的手段,希望通过专利诉讼巩固市场地位。同时,也有不少企业专利意识逐渐加强,在产品上市之前就进行风险排查工作,为产品上市扫清障碍。

基于上述两个方面的需求,专利无效案件的数量近年来逐年递增,从2016年的3000件左右增长至2021年的5200余件。2017年4月1日实施的新修订的《专利审查指南》(下称《指南》),对无效程序中专利文件的修改限制进行了适当的放宽。据统计,自新修订的《指南》实施后,专利权人在无效程序中修改权利要求书的比例明显上升。但由于对“进一步限定”修改方式存在理解差异等情况带来的诸多不确定性,一些专利权人错过了修改时机,或者其修改最终未得到支持。

本文将对无效程序中修改方式进行梳理,以期为专利权人提供一些帮助。

无效程序中权利要求修改方式的相关法律规定


《专利法实施细则》第六十九条规定:

在无效宣告请求的审查过程中,发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书,但是不得扩大原专利的保护范围。发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图,外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。

相应地,《指南》(2010年版)在其第四部分第4.6.1节对无效程序中专利文件的修改原则进行了细化,其规定 :发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书,其原则是 :
(1)不得改变原权利要求的主题名称。
(2)与授权的权利要求相比,不得扩大原专利的保护范围。
(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求中的技术特征。外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件。

第4.6.2节对具体的修改方式进行了限定:在满足上述修改原则的前提下,修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。……权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征,以缩小保护范围。
第4.6.3节规定:在专利复审委员会作出审查决定之前,专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。仅在下列三种情形的答复期限内,专利权人可以以删除以外的方式修改权利要求书:(1)针对无效宣告请求书。(2)针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据。(3)针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。

《指南》中给出了修改原则和具体修改方式,对于“权利要求的删除”和“技术方案的删除”这两种修改方式,由于修改方式较为明确,且没有修改时机的限制,其实践操作困难不大。
对于“明显错误的修正”的修改方式,则需要注意修改时机,对此,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第四条具有详细的阐述和解释,给予了专利权人明确的指导。

而“权利要求的进一步限定”的修改方式,由于其修改内容的多样性和修改时机限制的存在,实践操作中存在着较多不确定性。本文将着重介绍关于“权利要求的进一步限定”的修改方式的理解及其在实践中需要注意的问题。


关于“权利要求的进一步限定”的修改方式


“权利要求的进一步限定”的修改方式是2017年4月1日起实施的《专利审查指南》中所修订的内容之一。修订后的“权利要求的进一步限定”,较修订之前“合并”式修改的尺度更大、更为灵活,从一定程度上允许专利权人更为“精准”地修改其权利要求。接下来,本文将探讨如何准确理解“权利要求的进一步限定”的修改方式、什么样的修改方式被允许、什么样的修改方式不被允许以及修改风险。


对“进一步限定”的修改方式的理解


《审查指南》(2010年版)在其第四部分第4.6.2节中规定 :

权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征,以缩小保护范围。
由此可知,上述规定应理解为一项权利要求采用进一步限定的方式进行修改之后,应当成为一项技术特征增多、保护范围缩小的新的权利要求。
由于确权程序的修改尺度严于授权程序,因此参照实审程序的情况,“进一步限定”的修改方式通常也不能增加权利要求或者重新撰写权利要求来构建新的层次体系。

允许的修改方式


1.关于独立权利要求的修改
独立要求的修改一般存在以下两种形式:第一,将一项权利要求中的一个或者多个技术特征补入到待修改的独立权利要求中;第二,将多个权利要求中的多个技术特征并入到待修改的独立权利要求中。

2.关于从属权利要求的修改
在无效程序中,一般重视独立权利要求的修改,而忽略从属权利要求的修改。对于从属权利要求的修改,其需要在对其引用的独立权利要求作出进一步限定的基础上再进行修改。从属权利要求的修改方式与上述独立权利要求的修改类似,也存在以下两种形式:第一,将一项权利要求中的一个或者多个技术特征补入到待修改的从属权利要求中;第二,将多个权利要求中的多个技术特征并入到待修改的从属权利要求中。下面将结合一个案例对上述修改方式进行说明。

申请号为202022171677.5、名称为“显示器挂灯”的实用新型专利在无效阶段进行了进一步限定式修改。该无效案件的原权利要求1和2如下:

权利要求1:一种显示器挂灯,其特征在于,所述显示器挂灯用于安装在显示器(100)上,所述显示器挂灯包括:

第一光源(1),所述第一光源(1)具有第一出光口;

第二光源(2),所述第二光源(2)具有第二出光口,所述第二出光口的朝向与所述第一出光口的朝向不同;

当所述显示器挂灯安装在显示器(100)上时,所述第一光源(1)发出的光线通过所述第一出光口照射到所述显示器(100)的前方的区域 ;所述第二光源(2)发出的光线通过所述第二出光口照射到所述显示器(100)的后方的区域;

权利要求2:根据权利要求1所述的显示器挂灯,其特征在于,所述显示器挂灯包括反光结构(4),所述反光结构(4)对由所述第二出光口射出的光线进行反射。

该无效案件的修改后的权利要求1和2如下:

权利要求1:一种显示器挂灯,其特征在于,所述显示器挂灯用于安装在显示器(100)上,所述显示器挂灯包括:
第一光源(1),所述第一光源(1)具有第一出光口;
第二光源(2),所述第二光源(2)具有第二出光口,所述第二出光口的朝向与所述第一出光口的朝向不同;
当所述显示器挂灯安装在显示器(100)上时,所述第一光源(1)发出的光线通过所述第一出光口照射到所述显示器(100)的前方的区域 ;所述第二光源(2)发出的光线通过所述第二出光口照射到所述显示器(100)的后方的区域;
所述显示器挂灯包括外壳(3),所述第一光源(1)和所述第二光源(2)均安装在所述外壳(3)内;所述外壳(3)为条形结构。
权利要求2:根据权利要求1所述的显示器挂灯,其特征在于,所述第二出光口为设置在所述外壳(3)上的条形口,所述显示器挂灯包括反光结构(4),所述反光结构(4)对由所述第二出光口射出的光线进行反射。

上述划线部分为修改之后增加的技术特征。该案件的修改原因是基于无效请求人检索到的对比文件,为了与该对比文件形成差异,专利权人对权利要求1和2均作出了进一步限定式修改。
其中,独立权利要求1中增加的技术特征来自原权利要求6的部分技术特征以及原权利要求8的部分技术特征(对应于上述提及的独立权利要求的修改方式二)。
从属权利要求2增加的技术特征来自原权利要求8的部分技术特征(对应于上述提及的从属权利要求的修改方式一)。

基于这个案例可知,在无效程序中,可以通过进一步限定的方式对独立要求和从属权利要求同时进行修改。

不允许的修改方式


其一,未修改独立权利要求,仅增加新的从属权利要求。采用上述方式修改时,独立权利要求在修改之后未“缩小保护范围”,因此不符合要求。

其二,同一独立权利要求中分别加入不同的技术特征,形成多个新的独立权利要求 ;采用上述方式修改时,实质上是对权利要求书进行了重新撰写,构建了新的权利要求保护体系,因此不符合要求。


“进一步限定”的修改方式的风险


通过“进一步限定”的修改方式对权利要求进行修改时,如果全部不符合相关要求,申请人一般会在口审时或者口审前得到通知,此时大概率已经错过修改时机,因此其将没有机会再进行一次“进一步限定”式修改。

在一些复杂情况中,如果涉及多处修改(其中部分修改符合要求,部分修改不符合要求),由于审查修改文件时会将修改文件作为一个整体进行审查,因此,一旦有一项修改不符合要求,就意味着全部修改可能都不被接受。但从目前的实践来看,审查员也可能要求在指定期限内选择保留符合要求的修改、放弃不符合要求的修改。

总结

在专利无效程序中,为了维持专利权有效且保证其合理的保护范围,专利权人需要对所有可行的修改方式加以了解和利用,从而获得更多保护自身技术成果的筹码。

参考文献
[1] 郑海洋,《2008-2018年度中国专利无效案件统计分析报告》。
[2] 超凡知识产权,《2021年中国专利无效决定统计分析》。
[3] 熊洁,《专利无效程序中对专利文件的修改的要点及其注意事项》。
[4] 李婉婷、何炜,《无效程序中与权利要求修改有关的问题》。
[5] 席凌杰、陈凯、黄大正,《无效宣告程序中进行多处权利要求修改的方式和风险》。

本文首发自:《中国知识产权》杂志第185期


关键词: 专利,专利文件,无效程序,知识产权
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