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此文章首发于日本代理人协会会刊《Patent》2014年10月刊
【摘要】从2011年11月开始至今，中国国家知识产权局（SIPO）参与专利审查高速路（PPH）项目已两年有余，从最初与日本特许厅（JPO）之间的合作到现在发展到与12个国家之间建立了PPH项目。本文根据这两年来向SIPO提出PPH请求的实践，总结了一些注意点，以期帮助读者提高PPH请求的成功率，充分利用PPH请求来加速在中国的申请进程。
一、前言
中国国家知识产权局（下文简称为SIPO）于2012年6月发布《发明专利申请优先审查管理办法》，但该管理办法对于专利申请的技术领域、提出手续等均有一定要求。因此，相对来说，对于首次申请在中国以外的中国申请，如果想要加速在中国的发明专利审查进程，向SIPO提出PPH请求是一个更好的选择。
日本是第一个与中国建立PPH请求通道的国家，从2011年11月至今已两年有余。在此之后，中国又陆续与美国、德国、俄国等11个国家开展了PPH试点项目。
目前，中国参与的PPH项目包括常规PPH（包括巴黎公约途径的常规PPH和PCT途径的常规PPH，以下将根据JPO审查结果向SIPO提出的此类PPH请求称为JPO-PPH请求）和PCT-PPH两类。根据SIPO官方数据，截止至2013年9月30日，向SIPO提出的这两类PPH请求共达4703件，其中日本向中国提出了2892件，占到PPH请求提交总量的61.5%。其次是美国和韩国，分别占到27.8%、9.8%。目前每个月向SIPO提出的PPH请求的数量为两三百件。
在PPH施行以来的这两年中，笔者在实际操作中总结了一些需要注意的地方，这些问题点虽然《在中日专利审查高速路（PPH）试点项目下向中国国家知识产权局（SIPO）提出PPH请求的流程》（以下简称为日中PPH请求流程）中未明文规定，但是在实践中可能造成提交失败的结果。而如下文所述，向SIPO提交PPH请求仅有一次补正的机会，若补正后还没有通过审批，则案件会按照普通申请流程来进行，不能够再次提交PPH请求。因此，希望通过下文内容，能够使读者了解向SIPO提交PPH请求的注意点，提高PPH请求的成功率。
二、提出PPH请求的注意点
在日中PPH请求流程中记载了提交PPH请求的多项要件，其中有些规定与向JPO提交PPH请求的规定相同，不再赘述。以下针对向SIPO提出PPH请求时的注意点展开论述。
1、PPH请求的类型
JPO已经与美国等多个国家和地区的专利局建立了PPH-MOTTAINAI通道，不仅可以利用首次申请受理局的工作结果，而且只要有关于申请的在先审查意见，其他签署了该协议的专利局均可以利用。然而，SIPO仅与加拿大专利局之间建立了单方（中国到加拿大）PPH-MOTTAINAI通道。因此，对于日中PPH通道，目前向SIPO提出JPO-PPH请求的中国申请，其对应申请必须是日本申请，向SIPO提出PCT-PPH请求的中国申请，其对应的国际申请的ISA或IPEA必须是JPO。
2、几个需注意的提出要件
根据日中PPH请求流程的规定，在针对某SIPO申请向SIPO提交PPH请求时，以下要件必须同时满足。
（a）该SIPO申请必须已经公开（申请人在提出PPH 请求之前或之时必须已经收到SIPO 作出的发明专利申请公布通知书）。
（b）SIPO申请必须已经进入实质审查阶段（申请人在提出PPH 请求之前或之时必须已经收到SIPO作出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书），需要注意的是，一个允许的例外情形是，申请人可以在提出实质审查请求的同时提出PPH请求。
（c）SIPO申请必须是电子申请。
为了尽快满足（a）要件，可以在新申请提交时勾选请求书中的"提前公布"选项，从而形式审查通过后即进入公布程序。通常，从申请日起大概2到6个月即可公布。
对于（b）要件，申请人通常有两种选择：可以在向SIPO提交新申请的同时提交实质审查请求书，或者也可以自申请日（优先权日）起三年内随时提出实质审查请求。考虑到加速审查的需求，建议在新申请的同时提交实质审查请求书，这样的话，在该SIPO申请公布的同时，即进入实质审查阶段。
（c）要件是从2012年3月1日起开始实施的，其要求该SIPO申请必须是电子申请，并且该PPH请求也必须是以电子形式。申请人在2012年3月1日前已向SIPO提交了纸件专利申请、但未提交PPH请求的，如果在2012年3月1日以后提交PPH请求，则需先将上述纸件专利申请转换为电子申请，之后再以电子方式提交PPH请求。
3、注意权利要求的修改时机
SIPO申请的所有权利要求，无论是原始提交的或者是修改后的，必须与JPO 认定为具有可专利性/可授权的一个或多个权利要求充分对应。
由于通常对应申请经历过修改，以达到在日本可授权的程度，因此为了使得权利要求充分对应，在向SIPO提交PPH请求时，需要对该SIPO申请的权利要求书进行相应的修改。
这时需要特别注意的是，根据中国专利法实施细则第51条的规定，发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。因此，若该SIPO申请的权利要求书中存在与对应申请的权利要求未充分对应的权利要求，则在提交PPH请求之时或之前，需要对权利要求书进行修改以满足充分对应的要求。也即，若准备提出PPH请求，则需要在提出实质审查请求时，或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，对该SIPO申请的权利要求书进行主动修改。
如果申请人如上文所述在提交新申请的同时即已提交实质审查请求书，那么主动修改的时机仅有在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内。考虑到PPH审查员有可能因为翻译等问题而发出权利要求未充分对应的审查意见，若此时已经过了主动修改时机，则申请人没办法再次提交修改后的权利要求书以使得权利要求可以充分对应，因此也就没有办法通过提交PPH请求补正的方式来获得PPH请求的批准。因此，为保险起见，建议在进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内尽早提交PPH请求，以防止收到指出未通过PPH请求审批的PPH请求审批决定后已过了主动修改时机，没办法再次提交PPH请求的情况发生。
4、形式审查严格
例如，对于权利要求书需要"充分对应"的要件，SIPO的PPH审查员会仔细核对该SIPO申请在提出PPH请求时的全部中文权利要求是否与对应申请的日文权利要求书中的权利要求充分对应。我们曾收到过PPH请求审批决定，指出中文权利要求书中的一个词翻译错误，与日文权利要求书不能充分对应，通过提交辞典复印件以证明该翻译没有错误，该SIPO申请的PPH请求才得以通过。
5、其他需要注意的一些地方
若PPH请求未能完全符合日中PPH请求流程的要求，申请人将被告知结果以及请求存在的缺陷，目前实践中，PPH审查员会告知PPH请求中存在的所有缺陷，但也不排除还存在除PPH审查员指出的缺陷以外的缺陷。在得知PPH请求未通过审批的结果后，申请人有且仅有一次补正的机会。若再次提交的PPH请求仍被认为是不符合日中PPH请求流程的要求的，则申请人将被告知结果，该SIPO申请将按照正常程序等待审查。
另外，申请人参与PPH 试点项目的请求获得批准后、收到有关实质审查的审查意见通知书之前，任何修改或新增的权利要求需要与JPO 申请中被认定为具有可专利性/可授权的权利要求充分对应。
三、提出PPH请求的利弊
提出PPH请求的有利之处在JPO和SIPO的网站上均有涉及，总结为三点：1）加速审查，能够更快地收到审查意见通知书，更快地结案；2）因为审查意见通知书次数通常会减少，因此可以降低申请费用；3）授权率提高。
对于这三点有利之处，在PPH全球门户网站上列出了2013年1月至6月的统计数据，有兴趣的读者可以去看一下，此处不再赘述。很遗憾其中没有中国的统计数据，同时SIPO也未发布官方统计数据。
对于第1）、2）点有利之处，笔者持赞同态度，然而对于第三点有利之处，笔者认为值得商榷。
首先，对于经由巴黎公约途径或PCT途径进入中国的申请，其审查是依据中国专利法、实施细则和审查指南的规定进行的，因此从理论上来说，一件中国申请能不能授权，是其自身的可授权性决定的，而与是否提出PPH请求无关。
另外，在PPH全球门户网站上列出的2013年1月至6月的统计数据中，以日本为例，提出常规PPH的案件的授权率为75%，提出PCT-PPH请求的案件的授权率为93%，而所有申请的授权率为69%。虽然从数据对比来看，提出PPH请求的申请的授权率高于所有申请的授权率，然而，需要考虑到，能够提出PCT-PPH请求的申请，其在另一国家已经被认为是可授权的了，虽然各国专利法的具体规定和实践存在差异，但是关于可授权性的规定的差异并不是太大，因此，依此来说，能够提出PCT-PPH请求的申请的授权率本来就应该高于所有申请的授权率。例如，对于提出PCT-PPH请求的案件来说，如果将其授权率与那些未提出PCT-PPH请求、但是国际检索局或者国际初审局给出了积极的审查结果的案件的授权率来比较，可能更具有说服力。
另外，在提出PPH请求时，可能还需要考虑以下两点。
第一点，提出PPH请求的一个要件是，SIPO申请的权利要求必须与对应申请的权利要求充分对应。在日中PPH请求流程中，对"充分对应"的解释如下：考虑到由于翻译和权利要求格式造成的差异，如果SIPO 申请的权利要求与JPO 申请的权利要求有着同样或相似的范围，或者SIPO 申请的权利要求范围比JPO 申请的权利要求范围小，那么，权利要求被认为是"充分对应"。也即，在中国进行审查时，审查基础是与日本的可授权权项充分对应的，那么在中国最终获得授权的权利要求的保护范围至多等于日本的可授权权利要求的保护范围，并且有很大可能是小于日本的可授权权利要求的保护范围。因此，在中国利用PPH请求来加速审查的同时，不可能获得一个更理想的范围。
第二点，由于在中国审查实践中，对修改超范围的审查一直很严格，因此可能出现对SIPO申请的权利要求按照对应申请的可授权权利要求进行了修改，但是SIPO的负责实质审查的审查员认为修改超范围的情形。在这种情况下，对于加速授权并无益处。因此，如果对应申请的可授权权利要求与原始权利要求相比改动很大，那么有必要判断一下依据SIPO的审查标准，是否有修改超范围的可能性，如果修改超范围的可能性很大，那么并不建议提出PPH请求。
四、结语
PPH请求作为加速审查的有利途径，目前已越来越多地被申请人所利用。向SIPO提出PPH请求的案件量，已经由最初的每月数十件增长到现在的月均两三百件。随着2014年世界五大知识产权局（USPTO、EPO、JPO、SIPO、KIPO）之间联合PPH试点工作的开展，将进一步促进PPH请求的提出量。以上结合笔者近两年间提交PPH请求的实践，探讨了在中国提出PPH请求时的一些注意点，以期读者能够把握是否在中国提出PPH请求并且能够提高PPH请求的成功率。
参考文献
1）2013专利审查高速路(PPH)业务推广会"SIPO代表发言"，可通过http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/pph/xglj/201311/t20131101_873637.html访问。
2）《在中日专利审查高速路（PPH）试点项目下向中国国家知识产权局（SIPO）提出PPH请求的流程》，可通过http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/japan_china_highway.htm访问。
3）PPH全球门户网站：http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm
4）《发明专利申请优先审查管理办法》，可通过http://www.sipo.gov.cn/zwgg/jl/201310/t20131023_837456.html访问
