作者：王慧忠、李静

摘要：通过对审查指南中给出的三步法以及其他创造性辅助判断方法进行比较，梳理了各种创造性判断方法之间的关系，总结出代理人使用各种创造性判断方法进行创造性争辩的整体原则。对专利代理实务中基于三步法进行创造性争辩的常用争辩角度进行整理和归纳，着重说明容易被忽视的争辩角度。
关键词：创造性判断方法、三步法、创造性争辩

一、引言

专利法第二十二条第三款规定："创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步"，其中，发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的；发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。
在发明专利申请的实质审查中，审查员对创造性的审查一般是基于这样的逻辑，当没有发现能够否定创造性的理由时，即认为该发明专利申请具有创造性，而较少直接地、正面地对创造性给予肯定评价，这是一种"不否定则肯定"的逻辑，而不是"直接肯定"的逻辑，对专利申请人而言，在创造性上"没有消息就是好消息"。在专利代理实务中，与创造性相关的处理工作主要源于创造性的否定性审查意见，也就是说，只有出现了创造性的否定意见，才需要进行创造性的争辩，这也是基于"不否定则肯定"的逻辑。
然而，面对创造性的否定意见，除直接对否定意见进行反驳外，在专利代理实务中，还可以直接地、正面地对技术方案的创造性给予肯定评价，由此形成两种不同类型的争辩创造性的思路：（1）以"否定创造性的理由不成立"为由进行争辩；（2）直接地、正面地肯定创造性。

二、创造性判断方法

专利审查指南第二部分第四章对发明的类型进行了划分，提供了几种不同类型的发明（参见审查指南第二部分第四章第4节[1]），这种划分主要是依据发明与最接近的现有技术之间的区别特征的特点作出的，实际侧重考虑发明创造的获得过程，如：组合发明被认为由现有的、已知的技术方案经过组合来获得。具体包括：开拓性发明、组合发明、选择发明、转用发明、已知产品的新用途发明、要素变更的发明。审查指南还提供了"判断发明创造性时需考虑的其他因素"，这些考虑因素实际构成几种不同类型的发明创造（参见审查指南第二部分第四章第5节[1]），它们侧重考虑发明的性质，包括：发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题；发明克服了技术偏见；发明取得了预料不到的技术效果；发明在商业上获得成功（成功由发明的技术特征直接导致）。

最重要地，审查指南给出了判断创造性时比较普适性的方法 -- 三步法，三步法的步骤是：确定最接近的现有技术、确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题、判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。三步法对应于一种常见的获得发明创造的过程，或者说是比拟一个获得发明创造的过程，该常见的获得发明创造的过程是发明人通常基于自己所了解的一份现有技术（如一篇文献或一个现有的实物），欲解决其所存在的技术问题，进而找到解决方案从而获得一项发明创造。三步法的每一步完全对应于这一常见的获得发明创造的过程。然而，客观来说，发明创造的实际获得过程可能千差万别，三步法只是众多发明创造的一种获得过程，比如前面提到的开拓性发明、组合发明、选择发明、转用发明、已知产品的新用途发明、要素变更的发明都分别对应一种不同于三步法的获得发明创造的过程，除此之外还有其他的获得过程，如偶然获得。三步法的实质在于，将不同的获得发明创造的过程标准化、归一化，进而提供一种标准化、归一化的判断方法，即忽略发明创造的实际获得过程的不同，而将其统一标准化为"三步法"的发明获得过程，以这一发明获得过程来比拟实际的发明获得过程，进而来确定发明创造是否能够显而易见地获得。由于忽略了发明创造的实际获得过程的差异，创立发明的途径在创造性评价中不在考虑之列，因此不管发明是历尽艰辛，还是唾手而得，这种难易程度都不会影响创造性判断的结论。

三、不同判断方法的效力比较

在专利代理实务中，可能会存在采用不同的判断方法得出不同的创造性结论的情况，例如采用三步法判断为不具有创造性，而用转用发明判断方法判断却具有创造性；或者采用三步法判断为不具有创造性，而发明却克服了技术偏见，特别是当代理人与审查员采用不同的判断方法得出不同判断结论时。

笔者认为，该如何确定发明的创造性结论，这实际涉及各种不同的创造性判断方法的效力问题。

表1 不同创造性判断方法的比较

上表对不同的创造性判断方法进行了分类和比较，开拓性发明、发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题、发明克服了技术偏见、发明取得了预料不到的技术效果、发明在商业上获得成功（成功由发明的技术特征直接导致），这五种类型的创造性判断方法（即第二组）可以直接形成创造性的正面的、肯定性意见，也就是说，一旦发明能够被成功定义为这五种类型之一，即可直接得出创造性的肯定结论，参照审查指南的规定，不难知道它们具有最优的效力优先级，这意味着，即便按照三步法、组合发明等创造性判断方法得出不具有创造性的结论，由于属于上述五种类型之一，也必须肯定其创造性。显然地，对于肯定发明的创造性，只要满足五种类型之一即足够，即"一肯定即肯定"。

而三步法、组合发明、选择发明、转用发明、已知产品的新用途发明、要素变更的发明，这六种类型的创造性判断方法（即第一组）能形成创造性的正反两方面意见，且容易理解的是，审查员多用其形成否定意见，而代理人用其进行反驳，即以"否定创造性的理由不成立"为由进行争辩。这六种类型的创造性判断方法具有次之的效力，其创造性结论不能对抗第二组的创造性判断方法得出的结论。而这六种类型之间的效力关系是，只要经其中一种方法得出不具有创造性的结论，那么结论就是不具有创造性，即便用第一组的其他创造性判断方法得出具有创造性的结论，也只能否定其创造性，即"一否定即否定"。

理清了各种创造性判断方法的整体关系，有助于专利代理人把握使用各种创造性判断方法来进行创造性争辩的整体原则。由于最优的效力，第二组的创造性判断方法可以随时用来进行创造性争辩，如果不考虑证明的难易程度，它们是最优的争辩方法。客观来说，这种争辩在大多数情况下较难证明，例如，证明发明克服了技术偏见需要做大量的举证工作，但这是另外的话题。而对于第一组的创造性判断方法，由于它们之间的效力关系，则只能进行针对性的反驳，例如审查意见采用组合发明的判断方法得出不具有创造性的结论，除非能够证明其不属于组合发明，否则只能以组合发明的判断方法进行反驳，即按照审查指南规定，从组合后的各技术特征在功能上是否彼此相互支持、组合的难易程度等角度进行争辩，此时用第一组的其他创造性判断方法进行反驳意义不大，比如此时采用三步法争辩不具有技术启示从理论上对改变创造性的结论并无明显帮助。形象一点的比喻是审查员用A方法将皮球踢过来，代理人应当采用A方法将皮球踢回去，当然应该更加有利于说服审查员。

四、基于三步法的常用争辩角度

1、事实认定

针对权利要求记载的事实和对比文件公开的事实进行争辩是常用的争辩角度之一，例如审查意见遗漏了对权利要求中记载的个别技术特征的评价，或者对比文件的实际公开内容与审查意见中的认定存在出入，都属于事实认定存在瑕疵，可以从事实认定的角度进行争辩，往往能取得较好的效果。

2、发明实际解决的技术问题

1）技术问题本身不容易想到

现实中存在这样一类发明创造，其创造性地发现了现有技术中存在的问题，而当问题被发现，如何解决是显而易见的，也就是说要解决什么技术问题构成了发明创造的关键，而不在于如何解决该技术问题。对于这一类发明创造，由于现有技术中存在的问题被创造性地发现，因此应当予以肯定，即应当肯定其创造性。

三步法与发明创造实际完成过程的对比

三步法对于创造性地发现现有技术中存在的问题这一类发明创造的评价带有天然的缺陷。如前所述，三步法是发明创造实际完成过程的比拟，三步法的每一步与获得发明创造的过程的每一步对应，如上图所示。三步法的第二步要求确定发明的区别特征，并由此确定发明实际解决的技术问题，按照审查指南的规定，该技术问题的确定是根据该区别特征所能达到的技术效果来确定的，包括并优先参考本领域技术人员从申请说明书中所记载的内容能够得知的技术效果，然而申请说明书包括有申请人对所要解决的技术问题的公开或告知，这导致本领域技术人员总是"能够很容易地"确定发明实际要解决什么技术问题，即三步法中的第二步总是在申请文件公开内容的基础上能够轻而易举地完成，也就是常说的"后见之明"。而实际上，在获得一项发明创造的过程中，有时发现现有技术中存在什么技术问题本身就是困难的，即，发明创造实际完成过程的第二步并不那么容易做到，而三步法直接参考了申请人的告知，而回避了要解决的技术问题是怎么想到的，因此不适于评价"要解决的技术问题本身就不容易想到"类型的发明创造，用于评价这类发明创造，容易得出错误的结论。笔者认为，这是三步法判断方法的天然缺陷。

因此，在专利代理实务中，可从三步法的缺陷出发，争辩"技术问题本身难以或不容易想到"，进而应当肯定其创造性。

2）技术问题的确定错误

发明实际解决的技术问题的确定与三步法第三步中判断现有技术是否给出技术启示相关联，不同的技术问题可能会导致不同的创造性结论。例如，如果确定的技术问题与对比文件给出的技术手段所起的作用不相关联，则有利于得出现有技术没有给出技术启示的结论。因此，准确地确定发明实际解决的技术问题对于创造性的结论至关重要。在专利代理实务中，部分审查意见可能存在技术问题确定错误，由此导致给出不利的结论，针对此种情形，专利代理人可以从技术问题确定错误这一角度针对审查意见进行争辩。

首先，在确定发明实际解决的技术问题时，不应将发明的技术方案作为重新确定后的发明实际解决的技术问题，在实际解决的技术问题中也不应包含解决该问题的技术手段，《专利审查操作规程•实审分册》第四章第1.2.4节给出了与此相关的示例。这样要求的原因在于，如果确定的发明实际解决的技术问题带有技术手段，这将使得本领域技术人员不费力地得到该技术手段，由此显而易见地获得发明的技术方案，使得三步法的第三步形同虚设，对于肯定发明的创造性不利。如果审查意见存在这样的问题应该在意见陈述中予以指明。

其次，确定发明实际解决的技术问题时，应考虑以下优先顺序：（1）说明书中记载了区别特征对应的技术问题时，一般该技术问题即为发明实际解决的技术问题；（2）说明书中未记载区别特征对应的技术问题时，如果说明书记载了区别特征使发明达到的技术效果，且该技术效果可以得到确认，则根据区别特征使发明达到的技术效果来确定发明实际解决的技术问题；（3）说明书中未记载区别特征对应的技术问题，同时说明书也未记载区别特征使发明达到的技术效果时，可以根据本领域技术人员能够预期的技术效果来确定发明实际解决的技术问题。如果审查意见未考虑上述顺序导致确定的发明实际解决的技术问题对后续是否给出技术启示的判断不利，应该在意见陈述中予以指明。例如，审查意见忽视了申请说明书中对于区别特征解决技术问题、作用、效果的描述，而确定了一个与其他对比文件（除最接近现有技术之外的对比文件，如对比文件2）的技术手段所起作用相应的技术问题，由此得出具有技术启示的结论，此时专利代理人应从上述顺序出发，对发明实际解决的技术问题在意见陈述中予以指明。

再者，当说明书中未记载区别特征对应的技术问题、作用或效果时，根据本领域技术人员的预期，一个区别特征可能会对应多种技术问题、作用或效果，应尽可能地以有利于后续技术启示判断为标准对发明实际解决的技术问题进行确定，在专利代理实务中，应当认识到确定的技术问题越复杂，越不常见，从现有技术中获得技术启示的可能性越小。

此外，还应注意发明实际解决的技术问题要依据区别特征在整个发明中与其他技术特征之间的相互作用来确定，不能局限于区别特征本身固有的功能或效果。

3、公知常识

由公知常识导致存在技术启示的情形是，技术手段为本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或者教科书或工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。容易被忽视的是，公知常识也是围绕该重新确定的技术问题展开的。应当理解，技术手段是公知常识与技术手段是解决某技术问题的公知常识二者存在不同，可能存在这样的情形，即技术手段是公知、惯用的，但并不是公知、惯用的解决该技术问题的技术手段。审查意见存在许多脱离技术问题而认定公知常识的情形，在代理实务中，专利代理人应当判断该技术手段是否也是解决该技术问题的公知常识，从而进行相应的争辩，特别是当确定的发明实际解决的技术问题本身就存在偏差时，应当结合准确的发明实际解决的技术问题来进行公知常识的判断，并进行相应的争辩。

4、对比文件的技术领域问题

对于最接近的现有技术（即常说的对比文件1），较少从技术领域的角度进行争辩，原因在于，从发明创造的实际完成过程来说，发明人可以基于任何一篇其所了解的现有技术开始发明的过程，可以是相同领域的，也可以是相近领域的，甚至领域有较大差别的。但是，对于以领域有较大差别的最接近现有技术为基础开始发明过程，实际上是将获得发明创造的困难推向了寻找解决方案的阶段，即三步法的第三步，因此在三步法的第三步将更多地考虑其他对比文件（即常说的对比文件2）的技术领域问题。
在专利代理实务中，针对待结合的其他技术领域的对比文件，可以从技术领域不相同、甚至不相近、同时所要解决的技术问题并没有促使本领域的技术人员到其他技术领域寻找技术手段的角度进行争辩。

5、对比文件的作用不同

对比文件中技术手段的作用不同是常用的进行创造性争辩的角度。可以给出技术启示的对比文件中技术手段的作用，应当认识到包括：1）对比文件明确记载的作用，以及明确记载的技术问题、技术效果所对应的作用；2）本领域技术人员能够预期或确认（即认识到）的作用。然而，并不一定包括对比文件的技术手段客观上所起的作用。审查意见中存在许多以"对比文件客观上起到......的作用，从而给出技术启示"的表述，实际上忽略了客观上所起的作用并不等同于本领域技术人员在申请日的现有技术状况下能够认识到该作用，理论上相同的技术特征客观上必然起到相同的作用，然而是否能够认识到该作用才是决定是否具有技术启示的关键。因此，在专利代理实务中，对于类似的审查意见，如果对比文件没有明确记载该作用、以及对应的技术问题和技术效果，可以从如下角度进行创造性争辩，即本领域技术人员在申请日的现有技术状况下并不能认识到对比文件的技术手段起到该作用，或者所能够认识到的作用为其它作用、而非本发明的作用，从而对比文件没有给出技术启示。

五、结论

文中提到的第二组创造性判断方法具有最优的效力优先级，任何时候都可用来直接地、正面地肯定创造性，而第一组创造性判断方法具有次之的效力，用于以"否定创造性的理由不成立"为由进行争辩；采用第一组创造性判断方法反驳创造性的审查意见，应以与审查意见选用的具体判断方法相同的判断方法进行反驳。基于三步法进行创造性争辩的常用争辩角度包括：1、事实认定；2、发明实际解决的技术问题；3、公知常识；4、对比文件的技术领域问题；5、对比文件的作用不同。其中容易被忽视的争辩点包括：技术问题本身不容易想到；几种技术问题确定错误的情形；公知常识并非解决特定技术问题的公知常识；客观上起到相同作用并不必然给出技术启示。

总之，笔者试图通过对以上基于三步法进行创造性争辩的常用争辩角度进行整理和归纳，特别为专利代理人在实务操作中基于容易被忽视的创造性争辩角度提出建议。

参考文献：
[1]中华人民共和国国家知识产权局，《专利审查指南》[M]，北京：知识产权出版社，2010：176-182