基于中国专利法实施细则第一百一十七条规定,对于基于PCT申请授予的专利权中权利要求书存在译文错误的情况,由于译文错误,致使保护范围超出国际申请的原文所表达的范围的,以依据原文限制后的保护范围为准;致使保护范围小于国际申请的原文所表达的范围的,以授权时的保护范围为准。
在专利侵权诉讼中,如果基于PCT申请授予的专利权中权利要求书译文存在错误,那么专利权的保护范围可能会受到限制,进而增加了可能不构成侵权的风险。
然而,对于基于PCT申请授予的专利权中说明书译文存在译文错误的情况,专利法、专利法实施细则及专利审查指南中均没有明确的规定。
尽管这种错误可能不会影响专利权的保护范围,但如果该专利在专利诉讼中作为证据使用,可能会对案件的判决结果产生重大影响。因此,确保基于PCT的中国专利申请中说明书译文的准确性也非常重要。
在笔者参与的一起专利无效的行政诉讼案中正好碰到这种情况,第三人(原无效请求人)利用证据A(基于PCT申请进入中国国家阶段的申请授予的专利)中的实施例1来质疑专利权人的产品权利要求是否具备新颖性和创造性,原告(专利权人)在诉讼过程中研究证据1时发现,在证据1的PCT公开文本中实施例1使用的溶剂为“warm toluene(热甲苯)”(在无效程序中并未发现该问题),但在证据1(进入中国国家阶段的申请授权文本)中该英文被错误翻译为“热甲醇”。于是原告主张,由于该译文错误导致本领域技术人员依据证据1的实施例1所公开的制备方法无法获得实施例1所声称的产品。
针对该案件,法院判决指出,专利审查指南第三部分第二章3.3节规定,对于以外文公布的国际申请,针对其中文译文进行实质审查,一般不须核对原文;但是原始提交的国际申请文件具有法律效力,作为申请文件修改的依据。
也就是说,PCT国际申请文件是中文译文文本具有法律效力的修改依据。
尽管对于译文错误导致说明书中记载的内容无法复现没有具体规定,但结合上述规定以及由相关规定得出的指导原则,对于译文错误导致说明书中记载的内容无法复现可以按照以下方式处理:
如果本领域技术人员基于错误的译文无法实现说明书中公开的技术方案,且译文的正确与否将严重影响或决定到技术方案的存亡时,就有必要依据原始提交的国际申请文件进行核实并与国际申请日时记载的译文原文进行判断是否能实现说明书中公开的技术方案。
最终,针对本案,法院判决指出,本领域技术人员在复现证据1的实施例1时,是能判断出“热甲醇”是一个较为明显的错误,或者能判断出存在前后不合理之处,此时,作为本领域技术人员,容易想到或者有理由基于证据1的著录项目去寻找核实证据1的实施例1的英文原文记载的内容,从而基于原始提交的国际申请文件中包含英文“warm toluene”的实施例1来进一步判断证据1的实施例1记载的技术方案是否能实现。
从以上案例的判决可以看出,当基于PCT申请的专利申请作为专利无效和行政/民事诉讼的证据时,如果其说明书存在译文错误且该错误可能会对判决产生影响,那么可以尝试依据原始PCT国际申请文件进行澄清和解释。然而,由于专利法、专利法实施细则及专利审查指南中对于基于PCT申请授予的专利权中说明书译文存在译文错误的情况均没有明确规定,因此这种澄清和解释在以后的专利无效和行政/民事诉讼中是否均能够被接受是不可确定的。因此,在PCT申请进入中国国家阶段时确保中文译文的准确性是至关重要的。