随着企业专利质量的不断提升,以及海外市场的专利保护需求,越来越多的企业将专利布局的眼光瞄准海外。通常企业会采用PCT途径或者巴黎公约途径将专利落地到其他国家。
本文仅探讨采用PCT途径进行国际申请的相关思考。
相比于本国专利申请,进行PCT国际专利申请的费用会稍贵一些,对于企业而言,如何将钱花到“刀刃”上,为企业实现利益最大化,就成为了企业的专利工程师的重要责任。
为了保护企业利益,企业的专利工程师需要前期在费用以及授权结果两方面进行有效的评估,并选择合理的申请策略,从而为企业的专利出海保驾护航。在进行PCT国际专利申请时,一般有以下几种申请策略。
第一种
企业优先做国内基础专利申请,然后在申请日起12个月内以要求优先权的方式,向受理局提出PCT国际专利申请。这样,在后的PCT国际专利申请会明确记载基础申请的优先权信息。
第二种
仅直接向受理局提出的首次PCT申请。申请人可以以中文或英文的形式提交相关申请文件。相比于基于基础专利提交的PCT国际申请,直接向受理局提出的首次PCT申请不会记载优先权信息。
第三种
同日提交本国专利申请和PCT国际专利申请。而后PCT国际专利申请还在国家阶段进入中国,此时就会出现两件“看起来实质相同”的本国专利申请在国知局进行审查。这种方式使得案件的申请进度具有一定的可控性、且有效增加案件的修改机会,申请人可以临近进入国家绝限时对申请文件进行合理修改后再进入中国,并在实审过程中通过克服审查意见通知书中指出的问题,从而获得有别于本国专利申请的授权范围,从而使得技术方案得到更为全面的保护。
采用上述三种方式,申请人均可以在进入国家的阶段时将申请进入中国。相比于优先权期限(12个月),申请人采用PCT途径进入中国的操作,可以获得自申请日起最长32个月的决策期限。费用上,也能够稍有节省(节约实审费等)。
此外,基于费用及授权方面的考虑,申请人还可以选择将多件PCT国际专利申请合案进入中国,但不是通过PCT途径进入中国,而是通过巴黎公约途径。
因为PCT途径需要一件PCT国际专利申请转化为一件本国专利申请,决策的期限最长是32个月。而通过巴黎公约途径,在最早一件PCT国际专利申请的申请日起12个月内,需要将合案修改好的申请文件在中国提交。这无疑大大压缩了决策时间。但好处在于,有效节省了费用,并且在进行实质审查时,基于合案后的申请文件,给予企业更多的答辩和修改空间。
根据笔者的经验,在进行合案申请过程中,需要注意单一性和合并后的案件是否能享有优先权的问题,企业需要在修改过程中权衡利弊,避免损失。
因此,不能简单地将多件“看似具有相关性”的基础专利申请以堆叠的方式进行罗列。当多个独立权利要求并不具有相同或相应的特定技术特征时,就会存在不满足单一性的问题。通常,以大小主题的方式、产品主题+方法主题的方式,有利于满足单一性的要求。
此外,在修改过程中还要考虑合并后的案件是否能享有多件基础申请的优先权。举个例子,为了表述清楚,以表格形式示出。
合案申请时,申请人以方案一的内容作为主权项,以方案二和方案三的内容作为新增从权,分别进一步对杯套和杯盖进行限定。
看起来这种操作方式是合理的,但仔细比对后可以发现,新增从权关于杯盖和杯套的限定都需要引用新的独权1,也就是会出现新范围:杯体+杯套+杯盖+A+B,以及新范围:杯体+杯套+杯盖+A+C。此时,由于方案一至三中都没有记载过上述范围,会导致方案二和三的优先权无法被享受。
因此,建议申请人在进行基础专利申请时,至少在说明书中进行合理记载,并将多个实质相关的技术方案在不同申请文件中都进行披露,从而为合案的修改提供有利支持。
除此之外,为避免享受不到优先权的问题,笔者还建议优先保留原权利要求书的内容,在此基础上,可以增加原申请未记载过的内容(新增技术方案的申请日以PCT国际申请日起算),在权利要求书中作为从属权利要求。
另外,如果原始权利要求的布局不够理想,也可以以基础申请说明书中公开的内容,重新布局新的从属权利要求,使得权利要求书的内容更加丰富。需要注意的是,要尽量避免二次概括。
小结