浅议如何基于技术问题对权利要求未以说明书为依据的审查意见进行答复
时间: 2016-11-21 11 北京康信知识产权代理有限责任公司 刘冀 阅读量:

作者:刘冀

  摘要

权利要求未以说明书为依据,或者权利要求得不到说明书的支持,是在代理实务中经常遇到的审查意见。在针对此类审查意见的答复中,比较常见的思路之一是通过举例的方式来证明除了说明书具体实施方式之外,仍然可以通过权利要求所涵盖的其他技术方案来解决发明提出的技术问题。但是,如果我们能够从发明所要解决的技术问题出发,对权利要求记载的技术特征进行分析,从而论证权利要求所涵盖的技术方案均能解决发明提出的技术问题,这也同样可以作为一种答辩的思路。本文中,作者结合一个具体案例,对后一种思路做出简单的说明。

关键词:以说明书为依据 

一.引言

根据专利法第26条第4款规定:权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。其中,"权利要求书应当以说明书为依据"的本义是要求权利要求具有合理的保护范围,与申请人/发明人所做出的技术贡献相匹配[1],避免申请人可能获得较其做出的技术贡献更大的权利。

但是在实际的专利代理实务中,经常遇到审查员为了促使申请人缩小保护范围,而发出权利要求书没有以说明书为依据的审查意见的情形。其中审查意见中比较常见的句式为"本领域技术人员不能确定除了本发明记载的具体实施方式之外,权利要求所涵盖的其他技术方案也能解决本发明的技术问题,因此权利要求所请求保护的范围得不到说明书的支持。"

在针对此类审查意见的答复中,比较常见的思路之一是列举权利要求保护范围所涵盖的,但又未在说明书具体实施方式中记载的其他技术方案,来说明除了说明书具体实施方式之外,仍然可以通过权利要求保护范围内的其他技术方案来解决发明提出的技术问题。从而证明权利要求是以说明书为依据的。

但是,如果我们能够从权利要求记载的技术特征入手,如果我们能够从发明所要解决的技术问题出发,对权利要求记载的技术特征进行分析,从而论证权利要求所涵盖的技术方案均能解决发明提出的技术问题,这也同样可以作为一种答辩的思路。作者结合一个具体案例,对后一种思路做出简单的说明。

二.案例分析

案例权利要求1记载如下:

1.    一种声音转换装置,包括:

驱动单元,所述驱动单元包括:

......;以及

振动板单元,所述振动板单元包括:

保持框,......,

树脂膜,......,

振动板,......,以及

梁部,与所述振动板一体形成的所述梁部的前端部与所述电枢的所述振动部结合,以用来将所述振动部的振动传播到所述振动板。

针对上述权利要求,审查员在审查意见通知书中指出:权利要求1中的技术特征"梁部,与所述振动板一体形成的所述梁部的前端部与所述电枢的所述振动部结合,以用来将所述振动部的振动传播到所述振动板"概括了一个较宽的保护范围,而在说明书中仅给出了"在所述电枢的所述振动部中形成结合凹部;并且其中,所述梁部由以下构成:基部,与所述振动板连续,以及结合部,与所述基部连续,通过被插入到所述结合凹部中而被结合"这样一种实施方式,也即梁部具有特定的组成,且梁部、振动部和电枢之间具有特定的连接,本领域技术人员难以预期除说明书具体实施方式记载的所有实施方案,均能解决本发明的技术问题,因此权利要求1得不到说明书的支持,不符合专利法第26条第4款的规定。

通过上述审查意见,可以看出,审查员的审查意见仍然集中在"本领域技术人员难以预期除说明书具体实施方式记载的所有实施方案,均能解决本发明的技术问题"这一点上。因此,如果我们能够证明权利要求1的上述技术特征足以解决本案例所提出的技术问题,那么审查员关于权利要求1得不到说明书支持的依据将不能成立,从而我们就能针对该审查意见做出有力的争辩。

因此,针对审查员的上述审查意见,我们对本案例所要解决的技术问题进行了分析。本案例涉及一种将声音转换成电信号的声音转换装置。根据说明书在背景技术中记载的内容,可知其要解决的技术问题是现有技术中的声音转换装置的组装过程中,将振动板单元中的梁部与振动板结合的处理过程效率低下且容易导致产品劣化的问题。

并且,根据说明书记载的内容,本发明是通过将上述的梁部与振动板整体成形来解决这个技术问题的。由于梁部与振动板整体成形,因此,仅通过将梁部的下端部附接到振动部经由梁部来将振动板和电枢结合,就能够实现振动板、梁部以及电枢之间的连接的工作效率的提高。

进一步的,由于权利要求1已经记载了梁部与振动板一体形成的技术特征以及梁部的前端部与点数的振动部结合的技术特征。因此我们认为,本领域技术人员在阅读案例的说明书之后,是能够确认权利要求1所涵盖的所有技术方案都能够解决本案例所提出的技术问题,即便该技术方案是具体实施方式以外的其他技术方案。

基于此,我们对上述审查意见做出如下答复:

"本发明所要解决的技术问题是"梁部由细线材(thin wire rod)等组成的分离的部件构成,并且通过梁部的组装操作,梁部的一个端部必须通过粘结等与振动板结合,而梁部的另一个端部必须通过粘结等与电枢结合。因此,对梁部必须执行两个处理,这导致了存在多个处理而且工作效率低下的问题"。

为了解决该技术问题,本发明将梁部与所述振动板一体形成,从而仅仅通过将梁部的前端部附接至振动部经由梁部而结合振动板与电枢,因此,能够实现振动板、梁部以及电枢之间连接的工作效率的改进。

由此可见,权利要求1记载的技术特征"梁部,与所述振动板一体形成的所述梁部的前端部与所述电枢的所述振动部结合,以用来将所述振动部的振动传播到所述振动板"足以解决本发明所要解决的技术问题。而至于审查员所说的权利要求5-7的附加技术特征,其仅仅只是具体限定了梁部与振动部整体形成的具体结构,但这并不是解决本发明的技术问题所必需的。而且本发明的技术方案并不限于说明书中所记载的特定实施方式。基于本申请的教导,本领域技术人员很容易对这些具体实施方式进行变形。"。

审查员在收到我方的意见陈述后,认可了我方争辩的理由,并发出了授权通知书。

三.小结

结合上面案例,我们可以看到,审查员在发出权利要求没有以说明书为依据的审查意见时,往往最终会落脚于"本领域技术人员难以预期除说明书具体实施方式记载的所有实施方案,均能解决本发明的技术问题"。因此针对这样的审查意见,我们可以结合说明书背景技术记载的内容对发明所要解决的技术问题进行分析,并且结合说明书的具体实施方式以及发明内容,分析该发明是采用什么样的技术特征来解决该技术问题。最后,我们通过对权利要求中的技术特征进行分析,来判断权利要求所涵盖的技术方案是否能够解决该发明提出的技术问题,从而完成针对此类审查意见的答辩。

 

参考文献

1. 尹新天,《中国专利法详解(上卷)》,北京,知识产权出版社,2011年:p367。


 

 

关键词: 专利审查
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