作者：潘树志 沈丹阳

摘要

确定最接近的现有技术是创造性判断三步法中的第一步，最接近的现有技术的选择是否得当，直接影响到后续步骤的逻辑推理，进而决定权利要求创造性的判断结果是否合理。本文结合具体案例论述了最接近现有技术的选择对创造性判断的影响，并提出了选择最接近的现有技术的关键考量因素。

关键词： 现有技术 三步法 创造性 技术问题 发明构思

一．引言

《专利审查指南2010》第二部分第四章中指出，判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行[1]。

(1)确定最接近的现有技术

(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

在实践中，会出现这种情况：即，根据所引用的对比文件，貌似运用三步法进行的评判可以得出发明是显而易见的结论。然而，从技术方案的整体上进行考虑，却发现对比文件中并不存在得到要求保护的发明的技术启示。

例如，审查员引用两篇对比文件评述权利要求的创造性，指出权利要求相对于最接近的现有技术即对比文件1存在区别技术特征A，然而区别技术特征A被对比文件2所披露，该区别技术特征A在对比文件2中的作用与其在本发明中为解决重新确定的技术问题所起的作用相同。所以对比文件2给出了将该特征A应用到对比文件1以获得本发明权利要求1的技术方案的启示。

按照审查员的思路，可能确实会得出权利要求的技术方案是显而易见的结论。然而，从技术方案整体上来理解，却发现对比文件1和2的结合并非如审查员所指出的那样是显而易见的，因为这种结合面临技术上的障碍，本领域技术人员没有动机进行这种结合。

为何会出现这种情况，笔者认为，最接近的现有技术的选择不当，可能会导致貌似运用三步法进行的评判得出不合理的结论。以下通过一案例具体说明。

二．案例

（一）涉案申请

本案涉及图像处理设备和图像处理方法，其能够通过处理多个视点图像生成所希望的图像质量的图像数据。

该案权利要求1如下：

1.一种图像处理设备，包括：

内插处理模块，配置为基于多个视点图像生成多个内插图像；和显影处理模块，配置为基于显影参数和与所述多个内插图像和所述多个视点图像相关联的多个射线向量显影对象图像。

（二）审查意见

审查意见中将对比文件1作为最接近的现有技术，其披露了一种电子设备，具体公开了：在拍摄图像的图像数据取得后，变更拍摄图像的景深。在显示对象图像或基于对象输入图像的图像时，还显示用于设定UI的滑动条，此状态下，能够接受用户进行的景深调整指示（即显影参数），类似地，变更其他滑动条或操作触控面板来调整其他参数（即，显影处理单元，被配置为基于显影参数显影对象图像）。

权利要求1与对比文件1相比，区别技术特征为：（1）内插处理单元，被配置为基于多个视点图像生成多个内插图像；

（2）显影处理单元，被配置为基于与多个内插图像和多个视点图像相关联的多个射线向量显影对象图像。

审查意见进一步指出，上述区别技术特征被对比文件2所披露。具体如下：

对于区别技术特征（1），对比文件2公开了：当处理物理视场的不同视图时，处理机制被配置用于完成不同视图之间的视图变形或差值操作，以产生物视场的附加视图，该附加视图看上去是从阵列中各光学元件位置之间的位置处获得的视图（即，内插处理单元，被配置为基于多个视点图像生成多个内插图像）。且所述特征在对比文件2和权利要求1中所起的作用相同。

审查意见进一步指出，对于区别技术特征（2），对比文件2还公开了以下特征：全光照相机对四维光学相位空间或光场进行采样，同时捕获关于光线的方向分布（即，相关联的多个射线向量）的信息；通过车辆装置处理由CCD阵列捕获的图片阵列以产生最终图像。通过适当混合这些图像，处理装置能够实现各种光场效果，以及调整最终图像的景深（即，根据多个图像相关联的多个射线向量显影对象图像）且该特征在对比文件2和权利要求1中所起的作用相同，均是为了重构图像。

因此，在对比文件1的基础上结合对比文件2得到权利要求1的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的，因此权利要求1的技术方案不具有突出的实质性特点和显著进步，所以不具备创造性。

（三）代理人分析

代理人深入分析对比文件、本发明以及审查意见，发现审查意见并不合理。

本发明所要解决的技术问题在于：用户期望获得高品质采集图像，为此需要能够生成符合用户的意图的图像的处理设备和处理方法。

而对比文件1所要解决的技术问题在于：通过数字聚焦所获得的输出图像的场深应该满足用户的期望。然而，没有足够的用户界面来帮助实现场深的设置以及确认。因此期望能够容易地设置场深。

可见，对比文件1与本发明所要解决的技术问题均不同。

根据审查意见，权利要求1中部分技术特征被对比文件1所披露，其余技术特征被对比文件2所披露，且区别技术特征在对比文件2中的作用与其在本申请中的作用相同。

针对上述意见，通过比对本申请权利要求1与对比文件之后发现，虽然本发明的技术方案与对比文件有显著区别，然而，就单独分离出来的几个特征本身来说，确实难以争辩这些特征并未被对比文件1、2所披露，在此基础上，貌似运用三步法进行的评判会得出权利要求1不具备创造性的结论。

然而，通过进一步深入分析发现，若按照审查意见所指出的，试图将对比文件2中相应的特征结合到对比文件1中去，则发现难以实现这种结合，理由如下：

对比文件1公开了：目标输出图像生成部，通过图像处理改变一个目标输入图像的景深，生成一个目标输出图像。图像拾取装置是数码静止照相机，可获取并记录静止图像，或数码摄像机，以获取并记录静止图像和移动图像。也就是说，对比文件1公开了一种通过传统的单个照相机或摄像机捕捉图像，然后对单个图像调整景深的方案。

对比文件2公开了一种全光照相机，与传统照相机不同，全光照相机额外包括位于物视场和主透镜之间的光学元件阵列。该阵列中的每个光学元件从与阵列中的其他光学元件不同的角度接收来自物视场的光，并从而将物视场的不同视图导入主透镜。以这种方式，光检测器阵列从阵列内的每个光学元件接收物视场的不同视图。

可以发现对比文件1和2的技术方案所处理的对象（图像）是不一样的，对比文件1处理由传统照相机捕捉的单个图像，对比文件2处理由全光相机捕捉的阵列图像中的多个图像。

传统相机获取的单个图像只有一个视野，而全光相机捕捉的阵列图像包括多个视野，显然多个视野的景深处理与单个视野的景深处理是不同的。

根据审查意见可知，除了权利要求1的主题名称"一种图像处理设备"之外，对比文件1中仅仅披露了"显影处理单元基于显影参数显影对象图像"这一个技术特征。即使认为对比文件2中披露了权利要求1中的剩余特征"基于与所述多个内插图像和所述多个视点图像相关联的多个射线向量显影对象图像"，可是，若将该特征应用到对比文件1中，则是要将对比文件1中的电子设备修改为基于显影参数和与多个内插图像和多个视点图像相关联的多个射线向量显影对象图像。然而，就对比文件1的电子设备来说，并不存在引入内插图像、多个视点图像以及多个射线向量的基础，也就是说，若要对对比文件1的技术方案进行修改，需要对对比文件1中的传统相机的构造进行大的改动，或者需要完全摒弃对比文件1中的传统相机，而对于本领域技术人员来说，基于对比文件1、2的教导是没有启示对对比文件1进行如此大的修改的，在没有其他公开的相关技术的情况下，本领域技术人员也不知道如何进行这种修改。因此，本领域技术人员没有动机进行这种结合。

事实上，权利要求1中的"基于显影参数和与所述多个内插图像和所述多个视点图像相关联的多个射线向量显影对象图像"是一个完整的技术特征，不能被简单地拆分为分离的多个单独技术特征。虽然认为分割开的单独技术特征已被对比文件1和2公开，但由于上述原因，对比文件1和2中未给出进行这种结合的启示。

判断过程中，应当看现有技术中整体上是否存在技术启示，使本领域技术人员面对技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得要求保护的发明。而对于本案来说，并不存在这种技术启示，因此权利要求1的技术方案相对于对比文件1和2是非显而易见的。

基于上述分析提交陈述意见后，审查员在后续审查意见通知书中重新引用新的对比文件作为最接近的现有技术。

三．该案例引发的思考

（一）若对比文件2作为最接近的现有技术

对于本案来说，可以说对比文件2比对比文件1披露了更多的技术特征，若将对比文件2作为最接近的现有技术，会怎样呢？

实际上，虽然表面上看来对比文件2公开了更多的技术特征，但是从本质上来讲，其技术方案与权利要求1的技术方案也是有显著区别的。

对于权利要求1与对比文件2的区别技术特征，"显影处理单元基于显影参数显影对象图像"，其被对比文件1所披露，该技术特征在对比文件1中所起到的作用与其在本发明中所起的作用不同。

可见，若选择对比文件2作为最接近的现有技术，会导致对比文件1中未给出与对比文件2结合的启示的情况。由于审查员在选择最接近的现有技术时还要考虑便于后续的说理步骤，所以，审查员有可能基于此原因未将对比文件2作为最接近的现有技术。

（二）为何三步法会失灵

通过该案例，可以看出，貌似运用三步法进行的评判得出的结论有时候并不合理，那么问题出在何处？

让我们看一下审查指南中对最接近的现有技术的定义：

"最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和／或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。"[2]

实际上，在该案例中，权利要求1中仅有特征"一种图像处理设备"、"显影处理单元，被配置为基于显影参数显影对象图像"被对比文件1所披露。即，对比文件1仅仅披露了权利要求1的小部分技术特征。根据指南中最接近的现有技术的规定，选择对比文件1作为最接近的现有技术似乎并不妥当。

由于权利要求1与对比文件1存在较多的区别技术特征，所以，若要将对比文件2与对比文件1进行结合，需要对对比文件1的发明构思进行较大的改进，本领域技术人员难以从中得到进行这种改进的启示，因此这种改进是非显而易见的。

从上述审查指南中的规定可以看出，最接近的现有技术可以是以下中的任何一种：与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近的现有技术；与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近并公开了发明的技术特征最多的现有技术；公开了发明的技术特征最多的现有技术；虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。

可见，根据审查指南，满足上述中任一种情况的现有技术都可以被选择为最接近的现有技术，这使得审查员在检索确定最接近的现有技术时，具有更大的自由裁量权。然而，该规定的缺憾是有可能导致最接近的现有技术的选择具有一定的随意性，导致与待审发明实质上相去甚远的对比文件也有可能被选定为最接近的现有技术，从而本领域技术人员难以从中得到技术启示对其进行改进来获得待审发明的技术方案，进而导致貌似运用三步法进行的评判得出不当结论。

鉴于上述情况，如何选择最接近的现有技术，为三步法的判断奠定合理的逻辑基础，值得深入思考。笔者试图在后文中对此进一步探讨。

（三）确定最接近的现有技术的原则

1.国外的相关规定和做法

他山之石可以攻玉，首先参考一下美国和欧洲在创造性审查中的一些相关规定。

（1）.美国

美国对组合现有技术建立了一种"教导、提示、动机"的准则（teaching，suggestion，motion test，简称TSM准则）。根据这一准则，当创造性的判断需要将多份对比文献组合起来时，只有当这些文件中给出了明确的建议、教导，使本领域普通技术人员有动机将它们组合起来，才允许以这些对比文献的组合来否定申请发明的创造性。[3]

TSM准则可以防止以"事后之明"方式评述发明创造，提高创造性判断的法律确定性，在一定程度上防止创造性结果因人而异，从而将创造性判断的主观随意性减小到最低程度。

美国联邦最高法院的一份判决中曾指出，当专利权利要求所要求保护的发明是已知技术的组合时，通过两份以上现有技术的结合得出该组合不具备创造性的结论是需要一定规则的。因为，即使不能说全部发明创造，也可以说绝大多数发明创造都是在已知技术的基础上产生出来的，因此专利申请的权利要求所要求保护的技术方案几乎不可避免地都是由已知的技术特征组合而成，只不过组合的方式不同而已，如果允许采用任何拼凑已知技术的方式来否定创造性，那么世上将没有几件专利申请能够获得批准。

可以看出，根据TSM准则，美国对于创造性评判中强调对比文件中需要给出明确的建议、教导，使本领域普通技术人员有动机将它们组合起来，才允许以这些对比文献的组合来否定申请发明的创造性。

当然，在2007年美国联邦最高法院对"KSR案"作出终审判决之后，对TSM准则的运用做了些调整。根据美国联邦最高法院的判决，科技发展状况以及市场需求也是考虑创造性的重要因素。

（2）.欧洲

欧洲专利审查指南中关于最接近的现有技术的定义是："最接近的现有技术是指：一篇单独的文献，其公开的特征组合构成了作为最有希望的出发点（starting point），经过显而易见的发展，便可达成本发明。在确定最接近的现有技术时，首先考虑的是其具有与本发明接近的目的或者效果，或者至少属于与本发明相同或最接近的技术领域。实务中，最接近的现有技术通常是对应于相近的发明目的、且只需要针对结构和功用做最小修改便可得到所请求保护的发明"。[4]

笔者认为，其中所提到的"实务中，最接近的现有技术通常是对应于相近的发明目的、且只需要针对结构和功用做最小修改便可得到所请求保护的发明"，很值得我们借鉴。

此外，欧洲专利局审查指南中详细描述了一种判断非显而易见性的方法，即"问题和解决方案法"（"problem-and-solution approach"），这种方法主要有以下三个步骤：

1）确定最接近的现有技术；

2）确定要解决的技术问题；

3）从最接近的现有技术和技术问题出发，考量本发明对所属领域技术人员是否是显而易见的（即现有技术中是否对发明有启示）。[5]

在欧洲，启示这一步又被称作"could-would approach",具体地：在第三步需要判断现有技术是否在整体上有启示促使本领域技术人员在面对所要解决的技术问题时去修改或调整最接近的现有技术，从而得到本发明权利要求的技术方案。换言之，重点不在于所述领域技术人员是否能够（could）通过调整或修改最接近的现有技术来得到本发明权利要求的技术方案，而是在于在现有技术的启示下他是否会（would）这样做去解决技术问题从而得到本发明权利要求的技术方案。

也就是，如果本领域技术人员仅仅能够通过修改最接近的现有技术而得出本发明权利要求的技术方案，这并不足够表明本发明权利要求的技术方案是显而易见的。因为，在面对已经检索出的对比文件时，很容易通过事后分析，认为本领域技术人员能够对对比文件进行修改从而得到本发明权利要求的技术方案，然而，得出此结论很可能是由于事后诸葛亮式的思维。相反，如果本领域技术人员期望解决本发明上述技术问题，并且基于最接近的现有技术给出的教导或启示，会做出这种修改的话，才能够认为本发明权利要求的技术方案是显而易见的。也就是说，关键是是否有动机促使本领域技术人员做出这种修改。

2.我国关于创造性的判断方法与欧洲的比较

我国专利法主要借鉴了欧洲的经验，此处主要和欧洲的创造性判断方法稍作比较。

我国的创造性三步法与欧洲的判断方法很接近，笔者认为，主要区别体现在最接近的现有技术的规定，与我国最接近的现有技术的定义相比，欧洲的规定似乎更具有结果导向性，更注重发明构思的考察，或者说更注重整体技术方案的把握，按照此思路，所选择的现有技术，只需要针对结构和功用做最小修改就可得到所请求保护的发明。

而我国审查指南中关于最接近的现有技术的规定如前所述，对技术方案的整体把握的要求规定的不够严格，因此有时会导致不当的现有技术被选中，据此推理而得出不合理的结论。

针对最接近的现有技术的选择，我国有审查业务专家指出：在选择最接近的现有技术时，应当优先选择与发明构思一致或接近的现有技术，慎重选择构思不同的现有技术，放弃构思相悖的现有技术[6]。笔者认为，这种思想与欧洲的选择最接近的现有技术的思想是类似的，值得推广。

3.实践中最接近现有技术选择的考量因素

三步法的三个步骤是依次递进的关系，确定最接近的现有技术是该逻辑关系得以合理发展的前提，如果最接近的现有技术选择不当，则依照三步法判断所得出的结论就很可能是不可靠的。

技术领域、技术问题、技术手段、技术效果等要素都是需要考虑的因素。此处主要强调以下几个方面：

首先，发明所要解决的技术问题是发明构思的起点，通常，若对比文件旨在解决相同或相似的技术问题，才可能具有最接近的发明构思。在此基础上，才可能具有朝着要求保护的发明的方向进行改进的技术需求，从而促使本领域技术人员有动机对其进行改进以满足这种需求。若不存在这种需求，则难以认定对比文件中给出了技术启示。

其次，发明构思是技术方案的本质所在，只有对发明构思有了充分的理解，才能选择恰当的对比文件，对创造性做出正确的评价。如前所述，发明构思建立在所要解决的技术问题的基础上，通常发明构思越接近，所披露的特征也越多。此时，从区别技术特征的多少来考虑的话，若权利要求1中包括了特征ABCDEF，一组对比文件是对比文件1和2：对比文件１中公开了特征A、B和C，对比文件2公开了特征C、D和F；另一组对比文件是对比文件3和4，对比文件3公开了特征A、B、C、D和E，对比文件4公开了特征F。则，对于这两组对比文件来说，在其他方面类似的情况下，对于本领域技术人员来说，第二组对比文件更容易给出将二者进行结合的启示。因为，区别技术特征越多，结合起来，整体方案的改动就越大，本领域技术人员要做出这种结合就要面临更多技术上的障碍，换言之，需要付出更多创造性劳动。

如果把最接近的现有技术看作一间房屋，其他现有技术仅需起到对该房屋简单装修的作用，而不是需要对该房屋大动干戈，重新构造（比如，承重墙都需要拆除，这样是不容易实现的，也是不合规矩的）。因此，充分理解发明构思，从整体上理解现有技术所给出的教导,是确定最接近的现有技术的关键，也是确定权利要求的技术方案是否显而易见的基础。

四．总结

创造性的判断是一个复杂的过程，三步法的引入能够尽可能地减小主观因素的影响。三步法的本质是重塑发明的正向过程，对发明构思的把握、对现有技术方案的整体把握是正确运用"三步法"的前提。实践中出现的一些运用"三步法"进行创造性评判得出不合理结果的原因很大程度上是没有准确把握"三步法"的本质，对"三步法"运用不当所致。

本文从一案例出发，论述了三步法中第一步--最接近的现有技术的确定对创造性判断的影响。其中主要借鉴了欧洲审查指南中的相关规定，重点强调了技术问题以及发明构思对于确定最接近的现有技术的重要性。

以上仅是笔者专利代理实践中的一点体会，不当之处望不吝指正。

参考文献

1．国家知识产权局，《专利审查指南（2010）》，北京，知识产权出版社，2010年，第二部分第四章3.2.1.1，（P172-173）。

2．国家知识产权局，《专利审查指南（2010）》，北京，知识产权出版社，2010年，第二部分第四章3.2.1.1，（P172）。

3．《中国专利法详解》，尹新天，北京，知识产权出版社，2011年3月第1版，（P272）。

4．《中国发明与专利》，2015年第12期，创造性判断"三步法"的反思及"整体比较法"的提出，马云鹏。

5．《中华全国专利代理人协会2011年高端学术研讨会论文》，中欧专利理论和实践的比较研究之创造性，施晓雷。

6．马文霞，刘丽伟："创造性判断中发明构思的把握与应用"，http://www.sipo-reexam.gov.cn/alzx/scrdzjt/19926.htm。