作者：郑希元，李海霞

[摘要] 巴黎公约所指的"优先权"是指申请人在一个缔约国第一次提出申请后，可以在一定期限内就相同主题向其他缔约国申请保护，其在后申请在某些方面被视为是在第一次申请的申请日提出的。属于"相同主题"是发明享受优先权的一般条件，本文通过一个具体实例对于相同主题的判断在优先权核实中的作用进行了研究，旨在进一步了解优先权核实的一般原则。

[关键词] 优先权；相同主题；公知常识；整体

审查指南[1]第二部分第八章中规定了优先权核实的一般原则，其中最重要的是核实"作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题"，即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中。为此，审查员应当把在先申请作为一个整体进行分析研究，只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案，就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。

在判断优先权要求是否成立时，对于在后申请来说，需要比较的"主题"既不是说明书的整体内容，也不是一项权利要求记载的某个或某些技术特征，而是在后申请的每一项权利要求所要求保护的技术方案。换言之，在后申请的一项权利要求既是判断在后申请的"主题"的最大单位，也就是不能将不同权利要求所要求保护的技术方案组合起来，判断该组合是否能够享受优先权；也是判断在后申请的"主题"的最小单位，也就是不能再将一项权利要求所要求保护的技术方案进一步割裂开来，得出其中某一部分技术特征能够享受优先权，另一部分技术特征不能享受优先权的结论。此外，在判断优先权要求是否成立时，并不要求在后申请的某项权利要求所要求保护的技术方案必须完整地反映在首次申请的某项权利要求中，只要在先申请作为一个整体披露了在后申请的该权利要求的各个技术特征即可[2]。

笔者通过一个实例（驳回决定，发文序号：

2014031700898600）进一步说明相同主题的判断在优先权核实中的作用。

在先申请（美国临时专利申请US 60/772,588）的说明书第12页的实施方案1记载了一种通过电感耦合等离子质谱（ICP-MS）用于细胞组成分析的方法，包括步骤（a）提供包括来自正常和实体肿瘤组织的液体中的单个颗粒的样品，所述样品通过酶解离和机械方式或通过来自体液的细胞分离获得；（b）......；（c）......；（d）......；（e）......。

在后申请（申请号：200780005269.7）的权利要求1限定了一种通过电感耦合等离子质谱用于细胞组成分析的方法，包括：（a）提供包括动物、植物、细菌或真菌源的全细胞或细胞颗粒的样品，所述细胞颗粒选自由分离的染色体、分离的细胞核、分离的线粒体、分离的叶绿体、以及分离的病毒组成的组；（b）......；（c）......；（d）......；（e）......。

驳回决定认为权利要求1不能享有优先权的理由为：（1）在后申请的权利要求1中没有限定细胞或颗粒的获得方式是"所述样品通过酶解离和机械方式或通过来自体液的细胞分离获得"；（2）在后申请的权利要求1中限定了"动物、植物、细菌或真菌源的全细胞或细胞颗粒的样品，所述细胞颗粒选自由分离的染色体、分离的细胞核、分离的线粒体、分离的叶绿体、以及分离的病毒组成的组"，该特征没有记载于在先申请中，在先申请记载的是具体的用于细胞组成分析的方法，其在具体的实施例中涉及特定的样品和特定的细胞类型以及其他具体的实验条件。因此，在后申请的权利要求请求保护的方法与在先申请的上述记载，是存在实质不同的。

针对驳回决定认为权利要求1不能享有优先权的理由（1），在"浅谈优先权中相同主题的判断原则"的文章[3]中，该文章的作者通过分析审查指南中给出的相同主题的定义，得出了在判断在后申请是否能够享有优先权时应当以"直接和毫无疑义地得出"为判断原则的结论，即修改不超范围的判断原则与优先权中相同主题的判断原则相同。同时，对于业界现有的几种用于判断优先权的方法，作者分别通过具体的实例证明了这几种方法与审查指南中的判断原则存在一定的差距，并且在某些情况下会导致错误的结论。

实际上，欧洲审查指南[4]在第F部分第6章明确指出了相同主题的判断原则与修改不超范围的判断原则相同："The basic test to determine whether a claim is entitled to the date of a priority document is, as far as the requirement of "the same invention" is concerned (see F-VI, 1.3(iv)), the same as the test for determining whether or not an amendment to an application satisfies the requirement of Art. 123(2)"。

针对本实例，笔者认为，在后申请的权利要求1中虽然没有限定在先申请中记载的"所述样品通过酶解离和机械方式或通过来自体液的细胞分离获得"，但在后申请的权利要求1的整体技术方案在在先申请中已有清楚的记载。本领域技术人员根据在先申请的整体记载内容能够直接毫无疑义地得出在后申请的权利要求1的技术方案。对于申请人而言，如果要求在在后申请的权利要求中限定在先申请中记载的所有特征或内容，这显然是不合适的。尽管在先申请中记载了"所述样品通过酶解离和机械方式或通过来自体液的细胞分离获得"，但该特征属于本领域的公知常识，即使在后申请的权利要求中不限定该特征，本领域技术人员也能够直接毫无疑义地确定全细胞或细胞颗粒样品的获得方式。因此，在后申请中省却该公知常识性特征而获得的技术方案，应是本领域技术人员能够直接毫无疑义地确定的。

在笔者看来，问题的一个关键似乎在于：在后申请中缺少的技术特征是否属于公知常识。

如果缺少的该技术特征"不属于"公知常识、熟知技术（例如，在先申请中记载了用于细胞组成分析的方法的细胞是需要通过特殊的方法才能够获得的而采用其他方法无法获得），那么在后申请的权利要求的技术方案中没有限定该技术特征将会导致该技术方案的保护范围扩大，同时"缺少该技术特征也能实现在先申请的技术效果"无法从在先申请中直接和毫无疑义地得出。因此，在后申请的权利要求不享有优先权。

如果缺少的该技术特征"属于"公知常识、熟知技术，即使该技术特征在在后申请中没有记载，我们也可以认为在后申请的技术方案也通常包括该技术特征。在本实例中，权利要求1所缺少的技术特征"所述样品通过酶解离和机械方式或通过来自体液的细胞分离获得"是本领域的公知常识。虽然在后申请的权利要求1中并未限定在先申请中记载的"所述样品通过酶解离和机械方式或通过来自体液的细胞分离获得"，但是细胞或颗粒的获得方式对于本发明请求保护的方法而言不是关键的，并且请求保护的分析方法不需要基于细胞或颗粒的获得方式而发生改变。因此，即使在后申请未限定此技术特征，该技术特征也可以从在先申请中直接和毫无疑义地得出。因此，在后申请的权利要求享有优先权。

针对驳回决定认为权利要求1不能享有优先权的理由（2），笔者认为，在判断优先权要求是否成立时，应当把在先申请作为一个整体进行考虑。即使在叙述方式上并不完全一致，只要在先申请作为一个整体已经阐明了在后申请的权利要求所述的技术方案，则在先申请文件就清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案，在后申请可以享有在先申请的优先权。虽然在先申请记载的是具体的用于细胞组成分析的方法，其涉及的是多种特定的样品和特定的细胞类型，但是在后申请的权利要求1描述的全细胞在在先申请的权利要求11（所述细胞是动物、植物、细菌或真菌的全细胞）中有明确的记载，而细胞颗粒在在先申请的权利要求12-16和说明书的实施例11-16（所述颗粒是动物、植物、细菌或真菌来源的全细胞；所述颗粒是分离的染色体；所述颗粒是分离的细胞核；所述颗粒是分离的线粒体；所述颗粒是分离的叶绿体；和所述颗粒是分离的病毒）中有明确的记载。因此，在后申请的权利要求的各个技术特征记载在在先申请的说明书和权利要求书中，在后申请的权利要求可以享有优先权。

基于上述解释，申请人提出了复审请求。复审委发出了复审决定书（第104808号），其中指出（1）细胞获得方式为本领域的常规方法，即使在后申请未限定此特征，其整体技术方案在在先申请中已有清楚记载；（2）在先申请作为一个整体清楚地记载了在后申请的权利要求1中的技术特征"动物、植物、细菌..."。因此，复审委撤销了国家知识产权局所做出的关于在后申请的权利要求无法享有优先权的驳回决定。"相同主题"的含义是什么？是否意味着在先申请和在后申请的内部必须完全相同？答案必然是否定的。申请人在提出在后申请时，应当允许申请人基于在先申请的记载内容，对技术方案进行重新整理和撰写。在后申请中要求保护的技术方案在语言表述上不同于在先申请的记载内容，这在涉及专利领域，特别是涉及复杂技术的专利领域是十分常见而又合乎情理的。

笔者想要提醒的是，在判断在后申请与在先申请是否属于"相同主题"时，应当将在后申请要求保护的技术方案与在先申请的记载内容进行整体上的比较，如果在后申请要求保护的技术方案在整体上能够从在先申请的记载内容直接毫无疑义地确定，则应当认为二者属于"相同主题"。判断是否"能够直接毫无疑义确定"的主体应当是本领域技术人员，本领域技术人员知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识。不能因为在后申请要求保护的技术方案中省略了某些公知常识性特征，而认为在后申请与在先申请属于不同的主题。

申请人在遇到类似的审查意见时，即，当审查员指出在后申请因为缺乏在先申请中记载的某个特征而不能享有优先权时，建议申请人可以首先判断一下该省略的特征是否属于公知常识，如果的确如此，建议申请人可以尝试提交有关删除的特征属于公知常识的证据（例如记载了该特征的教科书、工具书（技术词典或技术手册）等）来进行争辩。

[参考文献]

[1] 专利审查指南. 北京：知识产权出版社，2010.1.

[2] 尹新天. 中国专利法详解. 北京：知识产权出版社，2011, 287.

[3] 张鑫. 浅谈优先权中相同主题的判断原则[J]. 中华全国专利代理人协会年会知识产权论坛, 2015.

[4] Guidelines for Examination in the European Patent Office, November 2014 edition, http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html