（1）后续开发

所谓后续开发，是指以现有技术为基础，进行优化、组合、改进、完善以及开发相关配套的产品或技术等活动。任何产品或技术，在诞生之后，由于技术缺陷、市场需求等需要，必然需要不断地进行后续开发。在市场竞争环境下，原始创新的产品或技术在推向市场应用并取得相应成果时，也必然引起相应的竞争对手对其进行后续开发。

由于后续开发是以现有技术为基础，因此需要判断该技术基础是否存在专利权，以及后续开发的成果是否会侵犯在先的专利权。如果后续开发的基础是没有专利保护的公知技术，那么自然不存在侵犯专利的法律风险，也就不存在对专利的回避设计问题。如果后续开发的基础受到专利保护，但是该专利为开发者自身所有或者已经通过其他途径（如，已经获得专利权人的许可）解决，同样也不存在侵犯专利的法律风险，也就不存在对该专利的回避设计问题。

在后续开发的基础受到专利保护情况下，同时开发者基于各种商业考虑（如，有的专利权人可能并不愿意进行专利许可，又或者取得专利许可的代价过于昂贵）又必须进行后续开发时，通过对专利的回避设计可以有效避免后续开发成果的专利侵权风险。

（2）后续开发成果与专利的对比

由于后续开发的回避设计针对的是具体的专利，因而，在后续开发之前以及进行后续开发的过程中，应当重视专利检索。这里所指的专利检索，既包括检索授权专利，也包括检索未授权专利，还包括对这些专利当前所处状态的检索。通过专利检索，可以掌握相关专利的状态信息，并预测其可能的发展态势。通过对这些专利的状态进行评估，可分别采取有效的对策。

通常而言，对于这些专利，回避设计并非唯一选择。例如，对于授权专利，可再对其授权权利要求的技术方案进行检索，分析其专利稳定性，可考虑通过无效程序将该专利无效或缩小其保护范围，以避免后续开发成果侵犯该专利权。又如，对于未授权专利，同样可对其进行检索，通过相关程序（如提交公众意见等）阻止其获得授权或者缩小其保护范围，以避免后续开发成果侵犯该专利权。但本文主要关注对于发明或实用新型授权专利的回避设计，因此不对上述问题进行展开。

在检索确定作为后续开发基础的专利之后，首先，需要确定回避的对象专利的保护范围大小。发明或实用新型专利的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书和附图可以用于解释权利要求。通常，还需要结合专利说明书和相关审查过程中的往来文件，确认该权利要求的真实含义及其等同范围。然后，需要将该专利的范围与后续开发的成果进行对比，判断是否构成专利侵权。

在对比过程中，通常需要运用下列原则：

全面覆盖原则

全面覆盖原则是判断一项技术方案是否侵犯发明或者实用新型专利权的基本原则。具体含义是指，在判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征，并以权利要求中记载的全部技术特征与被诉侵权技术方案所对应的全部技术特征逐一进行比较。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，应当认定其落入专利权的保护范围[①]。

表格 1全面覆盖原则的适用

表格1中列出后续开发成果的特征与专利的权利要求的特征对比的可能情况。在第（1）、（2）种情况中，即，后续开发成果的特征与专利的权利要求的特征完全相同，或者后续开发成果的特征与专利的权利要求的特征相比仅仅增加了技术特征（可以是增加多个技术特征，为清楚起见表格中仅仅示出1个）。此时，仍然认为后续开发成果落入专利的保护范围，构成专利侵权。

在第（3）种情况中，后续开发成果使用特征E（可以是增加多个技术特征，为清楚起见表格中仅仅示出1个）替换专利的权利要求的特征C。此时，根据全面覆盖原则不足以确定后续开发成果是否构成专利侵权，需要进一步根据等同原则进行判断。

在第（4）种情况中，后续开发成果不具有专利的权利要求的特征C（可以是减少多个技术特征，为清楚起见表格中仅仅示出1个）。此时，认为后续开发成果不落入专利的保护范围，不构成专利侵权。

等同原则

在专利侵权判定中，在相同侵权不成立的情况下，应当判断是否构成等同侵权[②]。判断等同侵权是否成立，主要通过判断后续开发成果所使用的特征E是否与专利权利要求中的特征C相等同，即，是否构成等同特征。

具体而言，是否构成等同特征的判断主要考虑两个特征是否具有基本相同的手段、基本相同的功能、基本相同的效果、以及是否无需通过创造性劳动就能够想到。其中，对手段、功能、效果以及是否需要创造性劳动应当依次进行判断，但手段、功能、效果的判断起主要作用。

此外，由于等同原则扩张了专利权的保护范围，在司法实践中，法院对于等同原则的使用相当谨慎。如，专利权人对以下内容主张适用等同侵权通常都不能得到法院的支持：1）仅在说明书或者附图中描述而未被概括到权利要求中的技术方案；2）说明书中明确排除的技术方案，或者属于背景技术中的技术方案；3）对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围[③]。

因此，在上面表格1的第（3）中情况中，如果后续开发成果使用的特征E属于以上列出的特征，也不落入专利的保护范围，不构成专利侵权。

（3）回避设计

从上面的对比分析可见，专利权本身保护的范围是确定的，但后续开发可以采用不同于专利权保护的技术方案进行回避设计，从而避开专利权的保护范围。根据上面对比分析依据的基本原则，回避设计可以采用如下方案：

第一种方案，后续开发成果相比专利的权利要求只需要缺少一个以上的特征，从而根据全面覆盖原则，就可以不落入专利的保护范围，不构成专利侵权。其中，该缺少的特征既可以是权利要求的前序部分的技术特征，也可以是权利要求的特征部分的技术特征。

第二种方案，后续开发成果相比专利的权利要求存在一个以上的不同特征，并且不适用等同原则，就可以不落入专利的保护范围，不构成专利侵权。同样，该不同的特征既可以是权利要求的前序部分的技术特征，也可以是权利要求的特征部分的技术特征。

相比较而言，第一种方案简单直接就可以得到需要的开发成果；第二种方案需要预先判断对象专利的权利要求的等同范围，必要的时候还需要利用“禁止反悔原则”[④]以限制对象专利的权利要求的等同范围。因此，第二种方案在实务操作中比较复杂，存在较大的不确定性。

当然，实务操作时，可以将上述两种方案结合使用，即，在后续开发成果中，在移除对象专利的权利要求的某些特征的同时又对另外的特征做改动，以有效提高回避设计的成功率，进一步避免可能的侵权风险。

[①]北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》,第35条。

[②]北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》,第44条。

[③]北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》,第58-60条。

[④]北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》,第61-64条。