一、引言

在专利申请的审查过程中，出于种种原因，申请人经常需要对申请文件进行主动或被动修改。然而，根据专利法第三十三条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。因此，不管是申请人进行主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行被动修改的过程中，最担心的莫过于修改超范围的问题。如何根据原始申请文件记载的内容，对修改把握得游刃有余，是代理人值得深思的问题；如何根据修改超范围的典型案例来反推思考新申请撰写过程中需要注意的问题，也是一门很深的学问。

下面，笔者通过两个具体案例来讨论修改超范围的问题，希望能够为申请人和代理人在撰写和修改专利申请文件时提供一些参考和帮助。

二、关于修改超范围的案例分析

判断修改是否超范围的依据是，申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。“直接地、毫无疑义地确定的内容”是指：虽然在申请文件中没有明确的文字记载，但所属技术领域的技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图，可以唯一确定的内容。

由此可见，判断修改是否超范围的基本原则有两条：第一条是原说明书和权利要求书有无文字记载，第二条是根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能否直接地、毫无疑义地确定。第一条原则判断起来相对比较容易，也比较直接。而第二条原则判断起来相对比较困难，有时候也会存在分歧。

案例1

原始专利申请文件的说明书中记载了通过消旋-曲马多•HCl和塞来昔布（1:1）共晶体的粉末X射线衍射获得的所选择峰列表。

申请人根据上述表格中记载的以1: 1分子比率的消旋-曲马多•HCl和塞来昔布共晶体的粉末X射线衍射数据，从其中包含的47个峰角度和相应峰强度数据中挑选了峰值强度相对较高的7个峰角度和相应峰强度数据来限定共晶体，从而限定了“所述共晶体显示在7.06°的2θ下具有29%的相对强度的峰、在14.13°的2θ下具有100%的相对强度的峰、在16.85°的2θ下具有44%的相对强度的峰、在19.05°的2θ下具有38%的相对强度的峰、在19.91°的2θ下具有25%的相对强度的峰、在20.48°的2θ下具有25%的相对强度的峰、以及在22.73°的2θ下具有32%的相对强度的峰的粉末X射线衍射图样”，那么这样的修改是否超范围呢？

答案是肯定的，因为原专利申请文件仅记载了如说明书表1所示的共晶体的粉末X射线衍射图谱数据，其中包含的47个峰角度和相应峰强度数据是完全不可分割的一个整体。而上述修改中所限定的7个峰角度和相应峰强度数据是根据表1记载的内容重新选择和组合而形成，原申请文件中并未记载这种组合方式。也就是说，上述修改内容是根据原始申请记载的内容进行二次概括获得的，因此，超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

然而，如果原始申请文件中除了记载表1所示的粉末X射线衍射图谱数据以外，还单独记载了通过峰值强度相对较高的7个峰角度和相应峰强度数据表征共晶体的粉末X射线衍射分析的技术方案，那么上述修改并没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。可见，原始申请文件撰写的好坏对于后续修改起到了举足轻重的作用，只有申请人和代理人在撰写申请文件时为后续修改做好了充分的考虑，才有可能在将来进行修改时做到有备无患。

案例2

权利要求1限定了技术特征“使用的金属氧化物的质量为50-100 g且体积为12-30 cm³”。在实施例1中使用了氧化镁，其质量为70 g，体积为19.6 cm³。申请人想根据实施例1记载的内容将权利要求1中的金属氧化物的质量修改成50-70 g，这样的修改是否超范围呢？

众所周知，实施例1中使用的氧化镁是一种特定的金属氧化物。由于在常温下氧化镁的密度是固定的，所以质量为70 g的氧化镁与体积为19.6 cm³的关联是固定的。也就是说，实施例1中使用的质量为70 g的氧化镁的体积为19.6 cm³，而除了氧化镁以外的质量为70 g的其他金属氧化物的体积并不是19.6 cm³。上述修改致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的不同而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，因此，修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

由此可见，对于采用实施例中特定数值作为修改后权利要求或说明书某参数或变量端点值的新数值范围，如果本领域技术人员从发明实施方案的整体效果出发，认定具体实施例中的特定数值与该实施例中其他具体技术特征之间的关系密切，则上述修改是不允许的，只有在具体实施例中的特定数值与该实施例中其他具体技术特征之间的对应关系并非紧密联系、一一对应的情况下，上述修改才是可能被允许的。

例如，在权利要求1中限定了在5-10 MPa的压力下使用的金属氧化物的质量为50-100 g，而在实施例1中记载了在6 MPa的压力下使用70 g的氧化镁。在这种情况下使用的压力与氧化镁的质量并不是紧密关联的，所以在修改权利要求1中限定的数值范围时不需要特别考虑压力这一特征。由于仅仅依据实施例中氧化镁这种特定化合物的质量来修改权利要求1中金属氧化物这个上位概念的质量范围，所以申请人和代理人还需要考虑这种上位概括是否会对发明技术问题的解决和技术效果的实现产生影响。如果本领域技术人员依据说明书公开的内容可以判断采用70 g的除了氧化镁之外的其他金属氧化物也能实现发明的技术效果，那么允许依据实施例1中的70 g氧化镁将权利要求1中的金属氧化物的质量修改成50-70 g。

因此，在判断根据实施例修改的数值范围是否超范围时，最关键的要点是要分析实施例中的特定数值与该实施例中其他具体技术特征之间的相互关系，同时还需要考虑将实施例中的下位概念上位成权利要求书中的上位概念是否会对发明技术效果的实现产生影响。

对于上述案例，如果申请人在撰写申请文件时，在具体实施方式部分中非实施例部分中除了记载金属氧化物的质量为50-100 g的数值范围之外，还记载了金属氧化物的质量为55 g、60 g、65 g、70 g、75 g、80 g、85 g、90 g和95 g等的具体数值点或者还记载了55 g-95 g、60 g-90 g、65 g-85 g和70 g-80 g等其他相对较窄的数值范围，那么会为进一步限定金属氧化物的质量提供足够的修改依据。因此，在撰写申请文件时，当需要采用具体数值范围来限定各个参数或变量时，最好列出多个进一步优选的范围或者点值，这样可以很好地避免修改超范围的问题。

三、结论

国知局对修改超范围的审查非常之严格，而对申请文件的修改方式各式各样、千差万别，判断修改是否超范围有时也相当复杂。以上两个案例仅供参考，希望申请人和代理人能从中略见一斑。

从以上讨论可以看出，在根据专利申请文件进行修改时，需要严格基于原始申请文件记载的内容，而不能进行进一步概括，否则很容易修改超范围。当然，如果在对新申请文件进行撰写时能够做到深思熟虑，在权利要求书中布局合理的从属权利要求结构，在说明书中布局合理的特征、范围或组合，则会为将来可能的修改奠定坚实的基础。

本文仅是笔者在实践中的一点体会，仅起抛砖引玉的作用，如有不妥之处，希望读者多加指正。