一．引言

最新版审查指南对第二部分第九章中涉及计算机程序的发明专利申请的若干规定进行了修改，主要体现在允许采用“介质+计算机程序流程”的权利要求表达方式、明确装置权利要求的组成部分可包括程序、将功能模块修改为程序模块。本文针对实施上述修改后，申请人在撰写及答复审查意见中应如何把握审查指南的规定从而撰写适当的权利要求并尽可能获得有效的保护。

二．涉及计算机程序的发明专利申请的若干规定修改概述[1]：

1. 允许采用“介质+计算机程序流程”的权利要求表达方式

1)明确仅由计算机程序本身限定的计算机可读存储介质或计算机程序产品不属于专利保护客体：其中，计算机程序本身指的是代码化指令序列、符号化指令序列、符号化语句序列。

2) 进一步明确专利法与版权法在涉及计算机程序保护方面的区别。

介质+计算机程序本身，属于专利法第25条规定的智力活动的规则；

介质+计算机程序流程，需根据专利法第2条第2款进行判断，属于保护客体时，适用专利法第26条第4款。

3）允许的撰写方式

一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序（指令），其特征在于，该程序（指令）被处理器执行时实现以下步骤……。

或

一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序（指令），其特征在于，该程序（指令）被处理器执行时实现权利要求x 所述方法的步骤。

2. 明确装置权利要求的组成部分可以包括程序

计算机领域中软件与硬件协同作用，故允许产品权利要求中针对程序流程直接描述，避免将程序流程理解为限定硬件的方法或功能。

例如：

“一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述程序时实现以下步骤……”

对于软、硬件均有改进的情形，也可将两者撰写在一项权利要求中。

例如：

“一种通信装置，包括：

硬件特征；以及

控制器，包括存储器和处理器，其中所述存储器存储有程序，该程序被处理器执行时实现以下步骤…… 。

3. 将“功能模块”修改为“程序模块”

“程序模块”权利要求是一种装置权利要求，改进主要在于计算机程序，而非硬件实现方式。该修改能够更好地反映技术本质，并避免与一般的“功能性限定”混淆；

4. 删除第3节的【例9，即：一种以自定义学习内容的方式学习外语的系统】，表明该类案例对现行审查实践已无指导意义，更适于采用创造性的审查方式；

修改后，允许的产品权利要求包括以下三种形式：

• 程序模块架构权利要求

• 包括程序组成的装置权利要求

• “介质+计算机程序流程”权利要求

三．实践中不被接受的介质权利要求或相关方法权利要求的撰写形式：

实践中，会发现有些权利要求的撰写形式不符合审查指南中的相关规定，以下举例说明并指出审查员可能会发出何种审查意见：

1.介质权利要求：

1）一种非暂时性存储介质，存储有一种计算机程序。

显然审查员会指出该权利要求实质上属于智力活动的规则和方法而不属于专利保护的客体。

2）一种非暂时性存储介质，存储有用于实现图像处理功能的计算机程序。

对于该权利要求，审查员会指出该权利要求要求保护的存储介质仅由程序本身限定，未包含任何物理实体和技术性特征，因而实质上仅涉及智力活动的规则和方法。通常审查员会建议改写为存储介质+计算机程序流程的形式。

3）一种数字存储介质，存储有数据流，所述数据流中编码有信息取样数组，…。

与前一个权利要求类似，审查员会指出该权利要求请求保护一种数字存储介质，然而该存储介质仅由其包括的数据流限定，未包含任何物理实体和技术性特征，因而其内容实质上仅涉及智力活动的规则和方法。

4）  一种存储数据流的数字存储介质，所述数据流包括：指示信号及与所述指示信号关联的数据序列；其中

以深度优先顺序，遍历所述数据序列；

…（方法步骤）。

对于该权利要求，审查员可能会指出，该权利要求请求保护数字存储介质，为产品权利要求，通常应当用产品的结构特征来描述，而该权利要求除主题名称之外，均使用方法特征对数据流本身作了限定，导致权利要求保护范围不清楚。

通常，以数据流本身限定的介质权利要求是不被允许的，也难以通过修改而成为专利保护的客体。但是不排除某些情况下也有可能通过修改而被审查员接受。

例如，上述权利要求4），由于该权利要求中限定了对数据流中的信息数组进行处理的步骤，所以有可能将权利要求改写为存储介质+计算机程序流程的形式，即，介质中还存储有计算机程序，该程序运行时执行对数据流处理的步骤。

2.涉及计算机程序的方法权利要求：

介质权利要求可能存在不属于保护客体的情况，相关的方法权利要求也可能存在类似问题，而且二者都可能在属于专利保护客体的情况下不符合专利法第26条第4款的规定。

例如：

1).   一种用于存储数据流的方法，包括：

在数字存储介质上存储代表不同取样信息的数据流，所述数据流包括：

与所述取样信息的块相关的载荷数据；

与所述块相关的编码参数；

…。

审查员可能指出，该权利要求请求保护一种方法，方法权利要求通常使用过程、步骤、流程等技术特征来描述，但是该权利要求的特征部分仅记载为：“数据流包括：…”。 因此，该权利要求的技术内容与主题名称不相适应，导致权利要求保护范围不清楚。

对于此类权利要求的修改，应考虑用方法步骤特征进行限定，即，具体限定存储方式上的创新之处。

2).   一种用于传输数据流的方法，包括：在传输介质上存储代表图像信息的数据流；所述数据流包括：

与图像信息相关的载荷数据；

用于所述载荷数据的编码参数；

…。

与前一个权利要求类似，该权利要求请求保护一种传输数据流的方法，在其特征部分仅仅限定了数据流的内容，而未提及任何有关传输的内容，特征部分限定内容与主题名称不相符，因此该权利要求保护范围不清楚。

对于此类权利要求的修改，应具体限定如何进行数据流传输。

3).   一种计算机程序，用于在计算机或信号处理器上执行时，实现根据权利要求1或2所述的方法。

审查员会认为，就计算机程序而言，既可能指存储在介质上的程序，也可能指写在纸上的程序或运行在装置上的程序等，导致权利要求的保护范围不清楚。

对于此类权利要求，通常可将其主题修改为计算机可读存储介质，该介质上存储计算机程序，即，修改为存储介质+计算机程序流程的形式，从而明确其保护的是一种产品。

四．涉及计算机程序的产品权利要求的保护：

1.功能模块架构权利要求：

此种方式撰写的权利要求请求保护的并非实体产品，因此在维权时往往面临取证困难的问题。因此该类型的权利要求在实践中对于专利权的保护力度有限。司法实践中罕见通过该类型的权利要求维权成功的案例。

2.介质权利要求：

计算机可读介质在欧洲、美国、日本、韩国等多个国家都可以获得保护。与功能模块架构权利要求相比，二者的保护范围实质上是一致的。但是介质权利要求在专利侵权认定方面具有优势。因为存储介质是实实在在的物理实体，其上存储相应的软件程序并运行，实现权利要求中的方法步骤。所以侵权产品是相对容易认定的。

例如，手机厂商在手机中内置一些常用的APP，手机运行该APP，若实现了该介质权利要求中的方法步骤，即有可能直接认定侵犯了该介质权利要求的保护范围。

或者，对于软件应用商店中的供用户下载的APP，其通常存储在存储介质上，若APP运行能够实现权利要求中的方法步骤，则APP开发者或供应商（将APP复制到服务器硬盘供用户下载）涉嫌制造或使用该专利产品，从而侵犯专利权。

所以介质权利要求保护效力相比功能模块架构的权利要求保护力度更强。

因此，在撰写时权利要求数量受限的情况下，应优先考虑撰写介质权利要求而不是功能模块架构权利要求。当然，若不考虑数量因素，可同时撰写两种类型的权利要求。

对于涉及计算机程序的权利要求，无论写成何种形式，其本质保护的是计算机程序。

如上所述，修改后的审查指南允许了满足预定形式的介质权利要求，为涉及计算机的发明提供了进一步的保护方式。但是在目前，对于介质权利要求的保护，仍然面临新的问题，尤其是在云环境下，存在多主体、跨境等问题，例如，云平台提供商与软件提供商可能是物理上分开的，甚至跨域不同国家，软件提供商仅仅提供软件下载，这种情况下，如何认定侵犯了介质权利要求的保护范围的侵权主体？根据目前允许的介质权利要求的撰写形式，可能难以解决上述问题。

此外，很多涉及计算机程序的发明的最终执行在终端用户处由用户实现，如何认定侵权者也是比较棘手的问题[2]。

在西电捷通与索尼专利侵权纠纷一案中，北京知识产权法院的观点是：间接侵权应以直接侵权行为的存在为前提。但是，这并不意味着专利权人应该证明有另一主体实施了直接侵权行为，而仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的预设方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可，至于该用户是否要承担侵权责任，与间接侵权行为的成立无关。而二审法院认为，必须有证据证明存在直接实施涉案专利的行为，在没有直接实施人的前提下，不符合帮助侵权的构成要件。

关于间接侵权，业界还有不同的观点，本文对此不作详述。期待进一步的司法解释能够对此进行明确。

五．总结

本文针对审查指南修改后涉及计算机程序的权利要求的撰写方式、审查意见答复、权利的保护等角度进行了简单阐述。以上仅是笔者在专利代理实践中一点理解及经验，仅供参考，不当之处望不吝指正。

参考文献

1. 国家知识产权局，《专利审查指南2010修订版》，北京，知识产权出版社，2017年6月，P583-584。

2. 郑闽迦：计算机软件专利保护的若干问题，强国知识产权论坛嘉宾发言，2017年10月，http://www.qgip.net/plus/view.php?writer=%E9%83%91%E9%97%BD%E8%BF%A6&tid=11&aid=777