【华源原创】知识产权尽职调查中，为什么建议您引入诉讼性格调查？

时间: 2021-11-09 北京康信华源知识产权咨询有限公司张晓川宋鸣镝阅读量:

在知识产权尽职调查中，特别是FTO调查中，如果发现企业的待上市产品存在专利侵权风险，通常的应对方法包括规避设计、无效风险专利、收购风险专利、获得实施许可或者放弃上市等。

此时具体如何做应对，不妨引入权利人的诉讼性格调查，以便考量后续具体采取的应对方法既能使得成本较低又能使效果最佳。

何谓诉讼性格调查

性格原本是属于心理学上的概念，指的是一个人在对现实的稳定的态度，以及与这种态度相应的、习惯化了的行为方式中表现出来的人格特征。

而风险专利的权利人的诉讼性格，则是指权利人在面对侵权或诉讼时的态度和行为方式。

针对权利人开展诉讼性格调查，预判权利人在发现专利侵权时是否积极提起侵权诉讼、提起侵权诉讼的时机、所采取的诉讼策略以及所要求的赔偿金额等，从而为企业下一步的决策提供切实可靠的依据。

诉讼性格调查的内容

针对权利人的诉讼性格调查主要包括四方面的内容，即专利调查、工商信息调查、诉讼历史调查和诉讼策略调查。

专利调查

诉讼性格调查中的专利调查，是进一步深挖专利的价值，专利在产品中发挥的作用，以及是否属于核心专利等。同时也可以进行法律状态分析，也就是围绕授权专利的稳定性和在审专利的授权前景进行检索分析（风险专利的法律状态通常单独进行分析）。

首先，在专利数据库中检索风险专利的权利人和发明人就相关技术主题下所布局的其他专利。根据不同专利间的保护范围的关系，专利申请时间及缴费状态、法律状态（含专利无效宣告、专利权转让）等信息，综合判断风险专利在所属技术主题下的技术作用和专利布局地位。

其次，调查权利人的主要产品及市场规模，风险专利所涉产品的销售量以及在公司收益中的占比。

最后，根据上述调查信息，确认风险专利是否涉及权利人的核心产品和核心专利，权利人采用风险专利进行维权的可能性大小。

工商信息调查

工商信息调查，主要是调查权利人的股权关系、高管信息、涉诉状况和行政处罚等。调查的渠道包括国家企业信用信息公示系统和企业工商信息查询平台，例如企查查、爱企查和天眼查等。

全面收集权利人的控股关系、股东信息、股东名下的其他企业、高管信息以及高管控股企业后，再调查上述企业和人员的涉诉信息，以确认是否经常主动地积极地提起专利侵权诉讼。还可以根据权利人的经营信息和诉讼信息，是否属于皮包公司或NPE，帮助企业制定下一步的应对策略。

诉讼历史调查

诉讼历史调查，主要是调查风险专利的权利人及股东、高管等发起的专利侵权诉讼信息，包括被告工商信息、营业状况、侵权产品、侵权行为持续时间（或权利人容忍时间）及判决结果等。

调查的渠道主要是判决书公开的网站，例如中国裁判文书网、openlaw、北大法宝和北大法意等。

通过诉讼历史调查，把握权利人在发起侵权诉讼时所针对的侵权方的特性，权利人在发现或者应当发现侵权行为后多长时间内会提起诉讼，进一步明确权利人的诉讼目的是借助打压侵权行为从而确立自己的市场地位，还是仅仅为了获得高额侵权赔偿。

例如，日本企业MTG株式会社在2016和2017年在我国发起20余项侵权诉讼，被诉侵权对象主要集中在广东和浙江等小商品生产商集中的地区，经过维权后侵权行为明显减少。

如果权利人集中对多个侵权人提起侵权诉讼，且不计较法院作出的赔偿额高低，则表明权利人打击侵权的决心较大，企业尽量进行提前做好无效风险专利的准备或进行规避设计。

诉讼策略调查

诉讼策略调查，主要是从判决书中采集法院、委托律所、涉诉专利与产品、侵权行为证据、诉求特别是赔偿额及计算方式、权利人的胜率、是否接受和解（或调解）等。如果是二审，还要进一步采集上诉理由和二审法院判决是否支持一审；如果权利人败诉，还要进一步采集被诉侵权方的抗辩事实和理由等。

另外，还要关注现行法律法规的变化。例如，在几年前如果权利人没有足够的证据能支持其诉求中的赔偿额，法院通常会酌情确定一个较低的赔偿额，而随着故意侵权惩罚性赔偿的确立，以及酌定赔偿额上限的提高，也会影响权利人维权的积极性。

通过诉讼策略调查，可以对将来可能发生的侵权诉讼进行预演，充分模拟诉讼中的各个环节，预测诉讼结果对企业方有利，还是对权利人方有利。

诉讼性格调查的意义

对风险专利进行调查，可以初步判断权利人采用风险专利进行维权的可能性大小；对权利人的工商信息进行调查，可以初步判断权利人是否经常性地进行专利维权；对权利人的诉讼历史进行调查，可以进一步确认权利人在诉讼中的态度；对权利人的诉讼策略进行调查，可以预判可能发生的侵权诉讼结果。

通过对权利人的诉讼性格进行全面调查，充分洞察侵权产品上市后权利人的动向，以及有可能承担的侵权赔偿。进一步与进行规避设计、无效风险专利、收购风险专利、获得实施许可或者放弃产品上市等应对策略的代价及可能性进行综合比较，从而为企业制定相适宜的应对策略。

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