如何解读和回复《商标审查意见书》？

时间: 2021-03-25 北京康信知识产权代理有限责任公司佟燕燕阅读量:

在商标代理实务中，我们经常会遇到商标局下发的《商标注册申请审查意见通知书》（以下简称“商标审查意见书”），今天，笔者为大家解读一下商标审查意见书的各种类型和答复指南。

一、什么是商标审查意见书？

商标局在1993年开始实行商标审查意见书制度，在2000年为进一步规范该项制度，发布了《国家工商行政管理总局关于商标审查意见书有关问题的通知》。

2013商标法第三次修改，修改后的商标法第二十九条明确规定：“在审查过程中，商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的，可以要求申请人做出说明或者修正。”进一步奠定了商标审查意见书的法律基础，商标法实施条例第二十三条规定：“依照商标法第二十九条规定，商标局认为对商标注册申请内容需要说明或者修正的，申请人应当自收到商标局通知之日起15日内作出说明或者修正。”

从上述法律规定可以看出，商标审查意见书是指，商标局认为商标注册申请违反《商标法》的有关规定，但是具有符合例外规定的可能性等情形，要求申请人在法定期限内对商标注册申请做出说明或者修正，补充符合适用例外规定等证据材料的程序文书。

简单说，就是商标局在实质审查时，发现了一些可能要驳回的情形，在做出处理前，给申请人一个机会，让申请人提供一些说明、证据，或者做一些放弃，这样，符合要求的，官方就不会以这个理由来驳回了。

所以，总体来说，收到审查意见书是个好事。它让商标审查由静态审查变成了动态审查，给当事人以申辩机会和声明的机会，避免了直接审查驳回，当事人后续复审救济的行政资源浪费，也给当事人节约了成本，最大化地保护了当事人的商标注册申请权。

商标审查意见书与驳回通知不同：商标审查意见书并未对商标实体权利予以驳回，申请人可以向商标局答复意见，在申请人做了有效答复后，如果克服了驳回的理由，商标将会被初步审定，如果不能在规定时间内答复，或者答复无效的情况下，官方会下发驳回通知书。而驳回通知是对商标实体权利予以驳回，意味着商标局审查阶段的终结，针对驳回通知不服，申请人只能向商标评审部门提出驳回复审，而不能再向商标局商标审查部门申辩。

商标审查意见书与补正通知不同：补正是在商标申请形式审查环节，针对的主要是商标图样不清晰、商品不规范、文书盖章不清晰等形式问题，如不能按要求补正导致的后果是商标不予受理；而商标审查意见书主要是针对实体审查，如不能按要求答复，导致的是商标被驳回。

二、商标审查意见书主要有哪些类型？不同类型的审查意见书如何答复？

根据我们的代理实践，笔者总结出以下几种常见类型及相应的答复建议：

1、基于商标文字可能导致消费者误认，要求当事人补充授权文件

这主要是基于商标可能存在违反商标法第10条第1款（7）项导致消费者误认的情形。例如，用知名人物的姓名申请商标，需要提供该名人予以授权的证明文件，如不能提供，则后续商标局将会依据第10条第1款（7）项予以驳回。

在 “朴东满” （指定使用在第44类“整形外科”等服务项目上）商标申请案中，申请人为某公司，商标局下发审查意见书指出：“‘朴东满’为韩国首席抗衰老专家，美国整形协会正式会员，非由本人申请或经本人授权使用在指定服务上，易使消费者对服务产生误认，不得作为商标使用。兹请你公司提供‘朴东满’姓名权使用文件。”

又如，以外国知名大学名称申请商标的，商标局下发审查意见书，要求提供该大学授权申请人申请商标的授权文件。

答复建议：提供知名人士或者知名大学等主体授权申请人申请商标的文件，形式可以是授权委托书的形式，自然人授权的需要该自然人本人签字，大学等主体授权需要盖章或有权签字人签字。大家需要注意的是，提供给官方的授权文件需要进行公证，如果涉及外国名人或者外国主体，需要提供公证及认证文件。

2、基于绝对理由，要求申请人放弃商标中某些文字或者要素的专用权

包括基于商标法第10条第2款，公众知晓的外国地名不得作为商标使用的情形。

某日本公司（住所地在日本大阪）在其申请的商标标识中，含有“大阪”和“OSAKA”文字，商标局下发审查意见书指出：“‘大阪’和‘OSAKA’为公众知晓外国地名，不得作为商标使用。兹请你公司声明对‘大阪’和‘OSAKA’放弃专用权，且须由申请人加盖公章。”

另一种情况，主要是商标中含有非显著性的文字或者图形，但还含有其他要素，商标整体上不缺乏显著性，但官方会下发审查意见书要求申请人将商标中的非显著文字或图形放弃专用权。

如某商标注册在第42类计算机网站相关服务上，商标局下发审查意见书，指出该标志中含有“数码技术”，用作商标缺乏显著特征，不得作为商标注册。建议声明放弃“数码技术”专用权。

立体商标由不具有显著特征的三维标志和具有显著特征的其他平面标志组合而成，该立体商标整体具有显著特征，但该商标注册后的专用权保护范围应仅限于具有显著特征的平面标志部分。针对这样的立体商标，商标局会下发审查意见书，要求申请人放弃立体商标中缺乏显著特征的三维标志部分。如某立体商标申请人收到商标局审查意见书：“该标识中的图形部分为立体商标，使用在所报的商品上，缺乏应有的显著特征，难以起到区分商品来源的作用。兹请你方放弃该商标立体图形的专用权。”

答复建议：声明放弃商标中的地名或者非显著部分的专用权。这里需要说明的是，申请人放弃了商标中的非显著部分，商标局不会以缺乏显著性的理由驳回，但如果商标中其他显著部分与在先商标近似，也可能遭遇驳回。虽然结论都是驳回，但按照要求答复审查意见书，驳回理由少了禁用条款，对申请人后续请求复审还是增加一定胜算机会。

3、基于引证商标处于撤销案件中，商标局给予申请人请求暂缓审查等待引证商标撤销案结果的权利

在某商标申请案中，商标局下发审查意见书指出：“我局拟驳回申请商标在全部核定商品上的注册，…如你方要求等待***号商标（本案引证商标之一）的撤销生效后，再予以审理本案，应自收到通知之日起十五日内，按照《商标法实施条例》第十一条第一款第（五）项的规定，向商标局提交暂缓审查书面申请，写明请求等待的在先商标权利案件”。

答复建议：如在先引证商标最终被撤销无效，则将不再阻碍申请商标的注册。因此，申请人一定要答复，申请暂缓审查，并写明请求等待的在先商标权利案件。

4、基于外国申请人主体因为中文名称翻译不一致，导致自己阻挡自己的情况，给予申请人将申请人名义变更为一致的权利

由于外国公司委托中国不同代理机构进行申请时，中文名称的翻译，有可能出现细微的不同，这将会导致名义上的不同主体在商标审查时互相阻碍，需要将中文名义变更为一致。

如，在某商标审查意见书中，商标局指出：“兹请你方将第**号商标注册人名义‘明德基金有限公司；VIRTUS FOUNDATION LIMITED’与第**号商标注册人名义‘明德慈善教育基金有限公司；VIRTUS FOUNDATION LIMITED’变更为一致”。显然，上述两个商标的申请主体的英文名称是一致的，应是同一主体，商标局没有因为中文名义的差异，直接予以驳回，而是给申请人将名义变更为一致的权利，体现了商标审查的人性化。

答复建议：申请商标局暂缓审理，及时办理申请人中文名义变更申请，将中文名义变更为一致。

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