一、什么是《审查意见书》?
根据《商标审查审理指南》,在审查过程中,商标注册部门认为商标注册申请内容需要说明或者修正的,可以通过发出审查意见书的形式,要求申请人做出说明或者修正。审查意见书是商标注册部门依据《商标法》及其实施条例的有关规定,认为商标注册申请涉及不符合规定,但经说明或修正后有可能克服前述障碍等情形的,视审查实际情况需要,依职权要求商标注册申请人或其代理人在法定期限内对其商标注册申请作出说明或者修正,并提供相应补充证据或补正文件的法定程序。
二、哪些情形会下发《审查意见书》?
在哪些情形,国家知识产权局会下发《审查意见书》?《商标审查审理指南》对此有明确的规定。我们常见的下发《商标审查审理指南》的情形主要有以下几种:
1、申请信息错误或者无法核实的,由于申请人或其代理机构填写商标申请信息有误,与申请人主体资格证明文件不一致的,以及申请人在商标注册申请文件中提供的营业执照在国家企业信用信息公示系统中无法查询到的情形,可以要求申请人通过变更或者更正程序消除错误,或者提供补充证据或补正文件,说明其营业执照真实有效。
2、商标中包含不宜由某一申请人独占使用的非显著部分,需要申请人声明放弃专用权。
3、涉嫌不以使用为目的的恶意商标注册申请,可以要求申请人就申请注册商标意图及使用情况作出说明。
我们今天主要探讨的是基于《商标法》第四条下发的《审查意见书》。
三、《商标法》第四条审查需要考虑的因素有哪些?
《商标法》第四条第一款规定:自然人,法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回。
那么,在实际的审查过程中,官方会如何对一枚商标进行审查呢?
商标注册部门在判断商标注册申请是否属于违反《商标法》第四条规定时,会综合考虑以下因素:
(一) 申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等;
(二) 申请人所在行业、经营状况等;
(三) 申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况;
(四) 申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况;
(五) 申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况;
(六) 商标注册部门认为应当考虑的其他因素。
四、申请人因大量申请商标收到《审查意见书》,应该如何救济?
如果国家知识产权局认为申请人存在大量申请的问题,会向商标注册人下发《商标注册申请审查意见通知书》,理由是涉嫌构成违反《商标法》第四条第一款规定。笔者就曾经代理过答复因《商标法》第四条第一款规定下发的《商标注册申请审查意见通知书》。
在该通知书中,国家知识产权局的理由为:申请人累计申请商标数量594件,待审查商标注册申请数量为60件,累计申请商标类别26个。申请人大量申请与经营范围不具关联性的类别,属于不以使用为目的的恶意商标注册申请。基于上述情况,拟认定你方申请的60件商标注册申请的行为涉嫌构成违反《商标法》第四条第一款规定的情形。
《商标法》第四条第一款明确规定,自然人,法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回。为了答复基于该条款的《审查意见书》,克服有可能基于该条款的驳回,那么,申请人就应该提供充分的证据证明其大量申请商标并非是为了恶意注册囤积商标,而是为了满足自己日益增长的生产经营活动的实际需要。
申请人可通过提交其具有真实使用意图的证据材料来克服上述的审查。就针对上述的审查意见书,笔者曾代理一个游戏行业的申请人提交了以下证据,最后成功克服了上述的审查意见书。现列明如下,供大家参考:
1、申请人所属行业特点、主营业务介绍,是否是更新迭代较快的产业;
2、申请人对审查意见书中涉及的商标正在使用或者准备使用的证据,包括公司内部的产品介绍,手册,软件应用场景,社交媒体信息,软件开发过程中的展示界面,网络报道,购物平台销售界面;
3、申请人没有违反法律的相关情形的说明;
4、同行业的商标注册情况调查报告;
5、是否是自身在先商标的补充注册申请;
6、其他能够证明出于生产经营需要申请商标的证据。
因此,《商标法》第四条主要的目的是为了防止囤积商标,恶意转让,牟取不正当利益的商标申请行为。如果申请人是善意的,为了市场经营活动而进行申请的,无需对其过于担心,只需要按照规定,提交其使用证据即可。