笔者从业近十年，常被客户问到的问题，主要包括商标可注册性以及使用商标侵权风险。我们都知道，商标注册人对注册商标享有排他、独占的商标专用权，受法律保护。但是使用他人注册商标，就一定侵犯他人注册商标专用权吗？构成侵犯注册商标权的基本行为，是在商标意义上使用与他人注册商标相同或者近似商标的行为，当然也会考虑其他因素，比如是否会导致混淆误认。笔者认为，认定是否构成侵犯商标专用权，首先主要看是否为商标意义上的使用，还是正当的使用，然后再去判断是否会导致混淆误认。

商标的功能在于区分商品/服务的来源，建立起商品和服务与商标间的特定联系。未经商标专用权人许可，对他人注册商标的商标意义上的使用，会破坏他人注册商标与商品/服务之间的对应关系，损害他人的商标专用权。而实践中，除了商标意义上的使用，还存在商标的正当使用，即，常常是指对他人注册商标中缺乏显著性的商标文字或/和图样的使用，或对他人注册商标中已经弃权或应被视为弃权的文字或/和图形的使用，以及商标许可等特殊情况。本文通过几个案例，浅析中国《商标法》规定的商标正当使用的范畴界定。

我国商标的正当使用主要是两种情况，一是对商标的描述性使用，二是对商标的指示性使用。描述性使用是指商标中的文字或图形，仅仅是对商品/服务本身某种特质的描述。指示性使用是指使用他人商标的目的在于说明自己提供的商品或服务能够与使用该商标的商品或服务相关，有时不得不通过这种指示性使用从而表达自己产品的功能用途或服务的内容，或只有通过这种指示性使用，其产品的功能用途或服务的内容才能得到确切的表述。这两种行为一般都不构成商标侵权，但是具体到某个案件，仍需要根据具体情况，具体问题具体分析。

Ø  法律基础

根据我国《商标法》第四十八条的规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。该法条所述即为商标意义上的使用。

我国《商标法》第五十七条详细列出了认定商标侵犯行为的情形，这也是认定商标侵权的依据，其中规定有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

1.    未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

2.    未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

3.    销售侵犯注册商标专用权的商品的；

4.    伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

5.    未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

6.    故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；

7.    给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

而关于商标的正当使用，《商标法》第五十九条也有介绍，规定：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用；三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

Ø  在先判例

1.    描述性使用

方合生 VS 浙江致中和实业有限公司[1]

方合生系第6793620号“千岛湖”商标专用权人，该枚商标核定使用在第33类的“薄荷酒；果酒(含酒精)；烧酒；鸡尾酒；白兰地；威士忌酒；米酒；伏特加酒；清酒；青稞酒”等商品上。方合生认为致中和公司在“酒”商品上突出标注“千岛湖”古酿白酒、源自“千岛湖”，并大量生产、销售千岛湖古酿白酒，在白酒生产、白酒销售、管理、酒代理等行为中突出使用含有“千岛湖”商标和字样的门头、灯箱广告、公交车广告、网站等行为，侵犯其商标专用权，故提起诉讼，请求判定致中和公司停止侵权。

法院经审理，认为，“千岛湖”系一湖泊名，方合生作为涉案商标的权利人无权禁止他人以不致引起相关公众混淆、误认的合理方式善意使用“千岛湖”文字。本案中，致中和公司使用“千岛湖”文字系使用于“千岛湖古酿白酒”、“源自千岛湖秀水成佳酿”、“源自千岛湖的生态健康酒”之中，系对被诉侵权酒产品的水质来源、生产地域的描述说明，并非作为区分酒产品来源的商标来使用。且其“千岛湖古酿白酒”文字系以相对较小的字号标注于“千岛山色”字样及“致中和＋ZHIZHONGHE＋图形”商标的右下侧，并未突出使用，采用的字体、布局也与涉案商标不同，并在被诉侵权产品包装的明显位置准确标注了致中和公司自身商标，标注了致中和公司企业名称。故致中和公司使用“千岛湖”文字的行为不会导致相关公众对商品的来源产生混淆误认，在被诉侵权产品上使用“千岛湖”文字系正当使用地名，不构成对方合生涉案商标权的侵害。

此外，曾经引起不小轰动的苹果公司“”商标侵权纠纷案，也正是属于上述描述性使用的情形。早在2010年，苹果公司在第9类商品上注册了该枚商标。不可否认，该枚商标源自于苹果手机外观。2012年，苹果公司状告马某加工类似苹果手机外形的智能手机，侵犯了其商标专用权。法院经审理认为，被控侵权产品的外形，虽然与苹果公司的注册商标图形相同，但是其并未在任何部位使用“”标识，即并不是将其作为商标意义上的使用，并最终判定马某的行为并不构成侵犯苹果公司商标专用权。

从这个案件中我们也可以看出，该图形已基本上是大部分智能手机常见的商品形状，如果仅仅因苹果公司在先注册了该枚商标，就对其进行垄断使用，则会有害其他人和社会的公共利益。

从上面两个判例可以看出，所谓的描述性使用，主要是指在用来描述自己产品的名称、质量、产地、型号等特征时，不可避免地使用到了他人的注册商标。然而这种描述性的使用并不会造成对产品/服务来源的混淆或误认。如果允许商标注册人独占使用这类文字或词汇，则会使得他人对自己产品/服务的表述受到一定的限制，造成对权利人与他人利益以及公共利益的不平衡。但是是否只要含有的他人注册商标为商品通用图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，第三人均可以采取任何方式来使用呢？答案肯定是否定的。使用这类商标对自己提供的产品/服务进行描述，还是要注意合理的避让，这是正当使用他人注册商标的基础，如果该产品/服务并不符合标识词汇所描述的特征，或将该词汇突出显示，误导公众以为将其作为商标使用的，仍不符合《商标法》第五十九条所述的正当使用的情形。

注册商标中还有这样的情况，即商标的大部分文字或图案不具备单独的显著性，但其各部分加在一起则从整体上具有显著性，是有效的注册商标。未经商标专用权人许可，如果实际使用时照搬或复制此类注册商标，那么仍然会存在很高的构成商标侵权的风险。

2.    指示性使用

委托利亚的秘密商店品牌管理公司 VS 上海麦司投资管理有限公司[2]

“VICTORIA'S SECRET（维多利亚的秘密）”（以下简称“维秘公司”）是美国一家连锁女性成衣零售店，主要经营内衣和文胸等产品。通过去年在上海的维秘大秀，想必大家对这个品牌都不陌生。

维秘公司注册了“VICTORIA'S SECRET”、“维多利亚的秘密”等商品商标（25类）和服务商标（35类）。麦司公司未经授权，在其经营的店铺大门招牌、员工胸牌和举办的内衣时装展览等多种场合，均突出使用了“VICTORIA'S SECRET”标识。此外，在中国女装网、新浪微博、微信等网络平台，麦司公司还称其为维秘中国运营总公司、中国总部等，并开展特许加盟销售活动。维秘公司认为，麦司公司的行为构成商标侵权和不正当竞争，故提起诉讼，要求期停止侵权。

本案的关键在于，麦司公司所销售的并非假冒“VICTORIA'S SECRET”、 “维多利亚的秘密”商标的商品，维秘公司亦未主张麦司公司所售商品为侵权商品，双方争议在于如何评价麦司公司在销售过程中使用“VICTORIA'S SECRET”、 “维多利亚的秘密”标识的行为。维秘公司在第35类服务上享有“VICTORIA'S SECRET”、“维多利亚的秘密”的注册商标专用权，即，他人未经许可不得在第35类服务项目上使用这两枚商标，同时，由于麦司公司所销售的并非假冒商品，因此其也应具有将“VICTORIA’SSECRET”和“维多利亚的秘密”商品商标在销售活动中指示商品来源、以便消费者识别商品来源的权利，对此商标权人应当予以容忍。但如果对销售过程中商品商标的指示性使用不加限制，则可能危及相关服务商标的存在价值。因此，麦司公司在指示性使用涉案商品商标过程中，应当限于指示商品来源，如超出了指示商品来源所必需的范围，则会对相关的服务商标专用权构成侵害。本案中，麦司公司在店铺大门招牌、店内墙面、货柜以及收银台、员工胸牌、VIP卡、时装展览等处使用了“VICTORIA’SSECRET”标识，且对外宣称美罗城店为维多利亚的秘密上海直营店、其系维多利亚的秘密中国总部、北上广深渝津大区总经销、中国区品牌运营商等，这可能导致相关公众误认为销售服务系商标权人提供或者与商标权人存在商标许可等关联关系，因此已经超出指示所销售商品来源所必要的范围，具备了指示、识别服务来源的功能，构成对“VICTORIA’SSECRET”服务商标专用权的侵害。

 在这个案件中，认定被告是否侵犯了原告的服务商标专用权，关键在于判断究竟属于为指示所销售商品而使用商标（即指示性使用），还是用以标识服务来源而使用商标（即商标意义上的使用）。

在理解指示性使用方面，此前大家举例较多的便是“FOR VOLVO”案例。沃尔沃公司早在1997年便在我国注册了“VOLVO”文字商标。被告向海关申报出口的滤清器上以醒目的、大号的英文标有“FOR VOLVO”字样，在商品或外包装盒上未明确制造者被告的名称，也没有被告客户的名称。后沃尔沃公司提起诉讼，请求判令被告停止侵权。上海市浦东新区人民法院认为：一、被告的行为不属于对注册商标的正当使用。由于被告未经原告许可，在其生产的滤清器上以较大的字体突出使用了“FOR VOLVO”文字，且其使用的“FOR VOLVO”文字含义不清，又未在滤清器上表征产品制造商的名称等能够识别商品来源的文字，客观上易使消费者联想到该商品的来源与“VOLVO”商标注册人存在某种联系，因此被告的行为不属于对注册商标的正当使用，已构成对原告注册商标专用权的侵犯。

不同于前面两件描述性使用的判例，这两件指示性使用的案例中，均因被告商标使用方式已超出指示所销售商品来源所必要的范围，被判定为构成商标侵权。

我们的生活中经常能看到各种指示性的商标使用，比如街边汽车修理部的门牌抬头会显著地使用各种汽车标识，表明其提供的汽修服务可以涉及这些品牌的汽车。但是如上两个判例所示，并非所有的此类使用行为都构成正当使用，为降低侵权风险，免于承担侵权责任，对于他人商标的指示性正当使用，也需要满足一定的条件，比如，要表明所售商品的准确出处来源，并特别注意商标的使用方式，勿突出使用，勿将其与商标权人做不符合实际的联系，并最好做一定的标记进行适当的区分，不会使得消费者误认为与商标权利人存在某种联系。

当然，法院在审理案件确认是否符合商标正当使用，也会考虑当事人的主观故意情况。诚实信用应贯穿生产经营活动的始终，经营者在市场交易中，都应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德，商标注册和使用也不例外。

[1] 浙江省杭州市中级人民法院（2013）浙杭知初字第186号、浙江省高级人民法院（2014）浙知终字第44号民事判决书

[2] 上海市第一中级人民法院（2014）沪一中民五（知）初字第33号、上海市高级人民法院（2014）沪高民三（知）终字第104号民事判决书