从无印良品案谈驰名商标跨国保护的必要性

时间: 2020-05-09 14 北京康瑞律师事务所佟燕燕阅读量:

2019年12月，北京市高级人民法院就北京棉田纺织品有限公司（以下简称“北京棉田”）、北京无印良品投资有限公司（以下简称“北京无印良品”）与株式会社良品计画（以下简称“良品计画”）、无印良品（上海）商业有限公司（以下简称“上海无印良品”）侵犯商标权纠纷案，作出终审判决。

良品计画、上海无印良品立即停止在“浴巾、面巾、被套、枕套”等商品上侵犯北京棉田、北京无印良品注册商标专用权的行为，良品计画、上海无印良品在天猫“无印良品MUJI官方旗舰店”（muji.tmall.com）和中国大陆的实体门店发布声明以消除侵权影响，并赔偿北京棉田、北京无印良品经济损失50万元及合理开支12.6万余元。

一时间，舆论哗然，认为跨国企业品牌保护战略疏漏有之，认为中国企业打擦边球抢注商标有之，而笔者今天在这里想就这个案子谈一下驰名商标跨国保护的必要性，以期我国在诚实信用大原则下，对驰名商标保护能够在地域性原则上进行有限的突破，维护知识产权法制公平正义。

上述案件中良品计画败诉的主要原因，是其在第24类 “浴巾、面巾、被套、枕套”等商品上不享有商标注册权。

早在1980年，“無印良品”品牌就由设计师田中一光创作完成，并首先在日本注册商标，1999年良品计画在中国也申请了多件“無印良品”商标，指定使用在16、20、21、35、41类商品或服务上，但未在24类上申请注册商标。

而24类上“无印良品”商标被海南南华实业贸易公司于2000年4月申请，指定商品为“毛巾、毛巾被、浴巾、枕巾、地巾、床单、枕套、被子、被罩”，申请号为1561046。后该商标转让至北京棉田有限公司名下。虽然在该商标初审公告后，良品计画提出了异议，但后续历经十余年，经过行政评审、司法诉讼，最终该商标仍获得注册。导致良品计画侵权及赔偿的也正是该枚商标。

在良品计画对北京棉田24类 “无印良品”商标异议案中，笔者注意到，良品计画提交的证据中显示，在2004年1月良品计画“無印良品”商标被列入日本驰名商标名录。

1989年香港高等法院认定良品计画“無印良品”商标为知名商标。由于驰名商标认定是基于该品牌在认驰之前持续数年形成的知名度的认定，因此，在北京棉田的“无印良品”商标申请的2000年时，良品计画的“無印良品”商标事实上已经在日本具有极高的知名度，达到驰名商标的程度。

但最终我国法院并未支持良品计画的诉讼请求，最高院在最高法（2012）行提字第2号中认定，良品计画提交的证据只能证明“無印良品”商标在日本、中国香港等地区知名度的情况，并不能够充分证明“無印良品”商标在中国大陆境内使用在第24类的毛巾等商品上具有影响。

最高院做出的上述判决，体现了我国在驰名商标的保护上，是严格遵循地域性保护原则，即境外驰名商标只有提供证据证明该境外商标在中国境内进行了大量使用和宣传，在中国境内达到了驰名商标的程度，才能在我国获得驰名商标的保护。

笔者认为，对境外驰名商标的保护，无一例外地严格遵循地域性保护原则，已经不能适应当今世界经济全球化发展，更不利于我国打击商标恶意抢注，营造诚实信用社会环境。

驰名商标的跨国保护问题亟待解决。

《巴黎公约》及《TRIPS协议》是驰名商标保护的渊源，上述国际公约对驰名商标的保护，是授予各成员国主管机关的驰名商标认定权，因此，各国基本是遵循着商标地域性保护的原则。

随着全球经济一体化的进程，驰名商标的跨国保护与传统商标法的地域性原则的冲突愈发严重，为了解决这一问题，世界知识产权组织（WIPO）于1999年通过了《关于驰名商标保护条款的联合建议》，该建议中列举了很多驰名商标的参考因素，比如：“任何使用该商标的持续时间、范围及地理区域”，“对该商标任何推广活动所持续的时间、范围及地理区域，包括使用该商标的商品或服务的广告及在展会上的展示”等。该建议并没有将判断驰名商标的因素限定在保护寻求国，而是用了“任何”字样。

INTA是一个有着130多年历史致力于商标权保护的非营利国际民间组织，INTA董事会于1996年9月18日通过了关于驰名商标保护的董事会决议，列举了认定驰名商标的参考因素：

a) 该商标在当地或世界范围内的认知数量；

b) 该商标先天性或后天获得的显著性的程度；

c) 该商标在当地或世界范围内使用或广告的持续时间；

d) 该商标在当地或世界范围内使用或广告的地理区域；

e) 该商标在当地或世界范围内获得的商业价值。

显然，该组织认定为驰名商标的参考因素并不限定于当地，即保护寻求国，也应当参考该商标在世界范围内的驰名要素。

世界上其他国家对驰名商标的地域性保护原则也已经有所突破。

在美国，虽然有些法院仍然采取比较谨慎的态度，但在“ GIGANTE＂商标案中，原告作为墨西哥经营连锁超市的驰名商标“ GIGANTE＂所有人，向美国法院主张禁止被告的抢注行为，审理该案的第九巡回区联邦上诉法院的 Kleinfeld法官在判词中说:“然而，我们判决确实存在驰名商标对地域性原则的例外。尽管在商标法领域，地域性原则是一久远且重要的法则，但是这不能绝对化。一个没有驰名商标例外的、绝对的地域性法则将会导致消费者混淆和欺诈。”

在日本，其商标法第四条第一款第十九项规定：“出于不正当的目的，在相关的商品或者服务上与他人在日本国内或国外驰名的商标相同或者近似的商标，不予注册”。该项规定新增于1996年，该条款体现了日本对驰名商标的保护突破了地域性原则，即不要求该驰名商标必须在日本达到驰名的程度。

我国的驰名商标“携程Ctrip”在日本被他人抢注，携程公司就是依据上述驰名商标条款在日本维权成功。在无效申请程序中，日本特许厅审查认为：“携程公司所使用的‘携程’和‘Ctrip’标识均已被中国相关公众所熟知，各引证商标‘携程Ctrip’在争议商标提出申请时在中国境内已广为人知；争议商标与各引证商标在外观、呼叫上存在共同之处，已构成近似商标；争议商标权利人在明知各引证商标知名度的情况下申请注册争议商标，抢占相关荣誉的不正当目的明显，难谓偶然。综上，争议商标已违反商4条1款19项驰名商标条款的规定”。

诚实信用原则是我国商标法的重要原则，该原则贯穿于整个商标法条款中。

由于驰名商标具有的知名度和品牌价值，更容易成为抢注者的目标。随着全球经济一体化发展，抢注者将境外驰名商标在中国进行抢注的态势有愈演愈烈之势。如不予以打击，将有悖于商标法的立法宗旨，同时，也将有损中国在国际上的形象。

笔者认为，我国对境外驰名商标的保护，可以参考上述WIPO的建议以及其他国家的做法，在对境外驰名商标保护时，主要着眼如下两个方面，对驰名商标商标地域性原则进行有限的突破：

一是要修改驰名商标的举证要求。世界经济一体化，信息传递的快速与便捷，使相关公众对品牌知名度的知悉和受影响的方式变得多元化和迅捷化。因此，要求境外驰名商标需在我国境内进行使用，需提供在中国境内销售、宣传等使用证据的认驰证据要求急需修改。笔者建议，如果有证据证明境外的驰名商标通过互联网、媒体、国际间的交流等多种方式，已经被国人知晓其知名度，即使该商标并未在中国使用，也应获得驰名商标的保护。

一是驰名商标保护，需要考虑相对方是否存在“搭便车”的恶意。这里需要考虑境外驰名商标的显著性，显著性是商标的核心属性，显著性越强的商标，应获得更强的保护。针对显著性强的驰名商标，他人很难形成创意上的巧合，将他国显著性强的商标在本国申请，可以推定申请人具有明知该驰名商标的主观故意。同时，对于境外驰名商标权利人已经有证据证明该境外驰名商标的知名度已经为中国公众所知悉，也可以推定他人注册与该境外驰名商标相关商品或服务上的相同近似商标，具有“搭便车”的主观恶意。

我们回到本文中的无印良品案，如果按照上述对境外驰名商标的保护规定。我想“無印良品”案，将会出现截然不同的审判结果：“無印良品”这一具有日文特色的短语，显然不符合中文表达习惯，其具有较强的显著性，良品计画也有证据表明，该品牌是在1980年由设计师田中一光创作完成。北京棉田公司及最初的申请人南华实业公司并未提供申请该商标合理的创意来源，在被异议商标“无印良品”申请日前，良品计画“無印良品”商标已经在日本被认定为驰名商标，在香港曾被认定为驰名商标，也足以证明其驰名商标的知名度足以被中国相关公众所知悉，南华实业公司在24类申请“无印良品”商标难谓正当。

因此，根据驰名商标保护规定，被异议商标“无印良品”应不予注册。

关键词：驰名商标,商标抢注,商标法,无印良品案,康信知识产权,商标

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