无效程序中马库什权利要求的修改方式探讨

时间: 2019-10-25 17

《专利审查指南》（2010版）规定，在无效宣告请求审查阶段，发明和实用新型专利文件的修改应仅限于权利要求书，其遵循的基本原则是：1、不得改变原权利要求的主题名称；2、与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围；3、不得超出原说明书和权利要求书中技术特征；4、一般不得增加未包含在授权权利要求书中的技术特征。在具体修改过程中，在满足以上基本原则的前提下，修改过程中的方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。其中权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征。

马库什权利要求作为一种特殊类型的权利要求，在无效程序中的修改也应遵循上述原则。然而，在实际应用过程中，尤其是采用删除马库什概括化学通式中的某些基团的方式进行修改时，往往因这类权利要求的特殊性使得其修改合法性存在分歧。以下通过北京万生药业有限责任公司（以下称万生公司）和国家知识产权局专利复审委员会、第三人第一三共株式会社的发明专利权无效行政纠纷案为例进行说明。

案情回顾

第一三共株式会社系名称为“用于治疗或预防高血压症的药物组合物的制备方法”、专利号为9712634.7的发明专利权利人。该专利授权公告的权利要求书中仅包含一条权利要求，其为马库什权利要求：1. 一种制备用于治疗或预防高血压的药物组合物的方法，该方法包括将抗血压剂与药物上的可接受的载体或稀释剂混合，其中抗血压剂为至少一种如下所示的式（I）化合物或其可作药用的盐或酯，

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其中：R1代表具有1至6个碳原子的烷基；R2和R3相同或不同，且各自代表具有1至6个碳原子的烷基；R4代表：氢原子；或具有1至6个碳原子的烷基；R5代表羧基、式COOR5a基团或式-CONR8R9基团，其中R8R9相同或不同并各自代表：氢原子；含有1至6个碳原子的未被取代的烷基；含有1至6个碳原子的被取代的烷基，该烷基被羧基取代或被其烷基部分含有1至6个碳原子的烷氧羰基取代；或R8和R9一起代表含有2至6个碳原子的被取代的亚烷基，该亚烷基被一个其烷基部分含有1至6个碳原子的烷氧羰基取代；以及其中的R5a代表：含有1至6个碳原子的烷基；烷酰氧烷基，其中的烷酰基部分和烷基部分各自含有1至6个碳原子；烷氧羰基氧烷基，其中的烷氧基部分和烷基部分各自含有1至6个碳原子；（5-甲基-2-氧代-1,3-二氧杂环戊烯-4-基）甲基；或2-苯并[c]呋喃酮基；R6代表氢原子；和R7代表羧基或四唑-5-基。

2010年4月23日，万生公司针对该专利向专利复审委员会提出无效宣告请求。第一三共株式会社针对该请求陈述了意见，同时对权利要求进行了修改，其中包括：删除了权利要求1中“或其可作药用的盐或酯”中的“或酯”；删除了权利要求1中的R4定义下的“具有1至6个碳原子的烷基”；删除了权利要求1中R5定义下除羧基和式COOR5a且R5a为（5-甲基-2-氧代-1,3-二氧杂环戊烯-4-基）甲基以外的其他技术方案。专利复审委员会进行口头审理过程中对于上述修改中关于“或酯”的修改予以认同，但对于R4和R5a定义下的修改不予接受。双方对此均未提出异议，专利复审委作出第16266号决定，维持删除“或酯”后的专利权有效。随后，万生公司和专利复审委员会就第16266号决定经过了一审、二审和再审的较量，最高院最终判定撤销二审判决，维持一审判决，即对专利复审委员会针对第一三高株式会社关于“或酯”的修改予以认同，但对于R4和R5a定义下的修改不予接受的决定维持有效。

案情分析

上述案例中，专利复审委员会和万生公司存在的分歧是前述修改是否符合专利法规定，这恰恰也是长期以来在无效程序中修改马库什权利要求时存在的典型争议点，即：在无效阶段，权利人可以采用什么方式修改马库什权利要求，删除马库什方式撰写的化合物权利要求中的化学通式基团是否属于删除并列技术方案中部分技术方案的修改形式。对此，最高人民法院行政判决书中明确了以下观点：1、马库什方式撰写的化合物权利要求一直被视为结构式的表达方式，而非功能性的表达方式。马库什权利要求限定的是并列的可选要素而非权利要求，应当符合专利法和专利法实施细则关于单一性的规定。马库什权利要求应当被视为马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合，应当理解为具有共同性能和作用的一类化合物。2、在无效阶段对马库什权利要求进行修改必须给予严格限制，允许对马库什权利要求进行修改的原则应当是“不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物”，但是同时也要充分考量个案因素。

那么，关于上述第2点中“不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物”，很多人会产生困惑：如何判断修改后的一类化合物或单个化合物是否具有新性能和作用呢？化学领域发明专利申请审查存在诸多特殊问题，如化学发明是否能够实施需要借助于试验结果才能确认，有的化学产品需要借助于参数或者制备方法定义，已知化学产品新的性能和用途并不意味着结构或者组分的改变等。如果允许专利申请人或专利权人删除任一变量的任意选项，即使该删除使得权利要求保护范围缩小，不会损伤社会公众的权益，但是由于是否因此会产生新的权利要求保护范围存在不确定性，不但无法给予社会公众稳定的预期，也不利于维护专利确权制度稳定。

由此可见，“不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物”其实可以理解为：当判断修改后的权利要求是否为“新”的权利要求存在“不确定性”时，这种方式的修改即不被接受。

基于以上分析，在实际应用过程中，在无效阶段修改马库什权利要求时，笔者认为可以采用类似于“新颖性判断原则”判断修改的合法性：以“权利要求的删除”、“技术方案的删除”、“权利要求的进一步限定”、“明显错误的修正”为修改前提，以“修改后的权利要求”与“授权权利要求书”作为对比双方，以“授权权利要求书的记载范围”为判断基准，判断“修改后的权利要求”相对于其是否具备新颖性，如果“一定不具备”新颖性，则该修改具有合法性，如果“不确定”是否具有新颖性，则修改不合法。其中“不确定”是否具有新颖性指的是：无法判断修改后的权利要求中的“一类化合物或单个化合物是否具有不同于授权专利中记载的新性能或新作用”，这也是从马库什权利要求中进行选择性发明的根本。

以上述无效诉讼纠纷案为例，“通式（I）化合物”、“其可作药用的盐”、“其可作药用的酯”之间并非是马库什方式的概括，而是三个整体式技术方案的并列，且三者在药学上的性能是对等的，因此，删除“酯”属于删除式修改，修改后剩余的“通式（I）化合物”、“其可作药用的盐”形成的一组化合物并未出现新的性能，修改后的权利要求“一定不具备”新颖性，因此，该修改具有合法性。

然而，对于“通式（I）化合物”而言，其是马库什方式权利要求。如专利审查指南所记载，如果一项马库什权利要求中的可选择要素具有相类似的性质，则应当认为这些可选择要素在技术上相互关联，具有相同或相应的特定技术特征，该权利要求可被认为符合单一性的要求。这种可选择要素称为马库什要素。R4、R5a所选择的各基团是马库什要素，具有相类似的性质，那么公众根据该授权范围判定的是各基团具有同等的性能。当删除R4、R5后，形成了一组新的马库什化合物，第一，因缺乏实例验证，无法直接判断这组马库什化合物是否与原授权的马库什化合物具有不同的性能或作用，即修改后的权利要求“不确定”是否具有新颖性，因此，这种修改不被接受；第二，这种删除导致的权利要求变化使得公众能够进行选择性发明的基础范围发生了变化，甚至有可能使有效的选择性发明在没有经过任何创造性劳动被专利权人纳入囊中，因此这种修改不符合专利法的立法宗旨。

可见，采用以上“新颖性判断原则”能够更好地帮助专利权人在无效阶段判断针对马库什权利要求的修改是否合法。

“新颖性判断原则”对马库什权利要求的撰写启示

既然在无效阶段删除要素时存在不合法的风险，那么就有可能出现一种情况：如果不删除某些要素，权利要求无法克服创造性、不支持等缺陷；如果为了克服创造性问题删除某些要素，该修改不被接受。

举例如下：技术方案为一种具有如下通式的化合物：，其中R1为吡啶基；R2-R4分别为甲基、甲苯基或苯基，该化合物是用作进一步提高血液吸氧能力的药物。如果将其仅作为一条权利要求1进行保护，假使无效阶段请求人以证据中公开上述通式中R1为吡啶基、R2-R4均为甲基的化合物请求以权利要求1缺乏创造性为由宣告专利权无效，那么专利权人就会面对以下难题：如果删除通式中R2-R4均为甲基的马库什要素，保留R2-R4分别选自甲苯基或苯基的通式化合物，则采用新颖性判断法无法判断新形成的化合物组合一定不具有新颖性，那么这种修改方式不合法；如果不删除通式中R2-R4均为甲基的马库什要素，权利要求1不具有创造性。