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证据是否有效是无效成败的关键

  • 时间: 2016-12-05 15:03:40
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作者:宋鸣镝 李慧

一般来讲,当专利权人依据《专利法》第十一条⑴的规定,以被诉侵权的技术方案落入涉案专利权的保护范围为由向人民法院起诉,请求人民法院认定被诉侵权人实施了其专利,判定被诉侵权人停止侵权行为并赔偿相应的损失时,被诉侵权人通常会采取一些积极的应对措施。其中,向专利复审委员会提出专利无效宣告请求,是被诉侵权人通常可以采取的积极应对措施。

依据现行《专利法》第四十五条⑵和《专利法实施细则》第六十五条⑶的规定,提出无效宣告请求的理由大体可以分为两类。一类是不需要证据支持的理由,即除了涉案专利公布公告信息及审查档案之外,无效请求人可以不提交其他证据即可说明理由的。例如,权利要求书应当得到说明书的支持,应当清楚、简要地限定保护范围,独立权利要求应当记载必要技术特征等。另一类则是需要证据支持的理由,即无效请求人需要提交证据方可具体说明理由的。例如,授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性和创造性,授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突等。

业内人士曾做过粗略统计,在专利复审委员会所审查的无效案件中,有百分之九十五以上的案件均属于第二类情形,案件的无效审查决定均涉及现有技术或现有设计的证据,可见证据是否有效是专利无效成败的关键。其实,证据是客观存在的,只是存在于某个不鲜为人知的地方。作为无效请求人,其目标就是尽其所能寻找这些证据,而检索正是获得这些证据的必经途径。因此,检索结果的优劣可以说是无效程序中至关重要的因素。下面,本文将针对发明和实用新型,阐述一下在无效检索过程中应当关注的事项。

一、无效检索针对的对象

1.无效检索要针对有效的权利要求

无效检索的目的是在一定范围的专利文献和非专利文献数据库中,依据《专利法》的相关规定,寻找影响涉案专利新颖性和创造性的有效文献。由于无效宣告请求是要将专利权人已经获得的专利权且仍然有效或曾经有效的权利要求宣告无效,而专利权人所拥有的专利权的具体保护范围要么是以授权公告文本中的权利要求为准,要么是以最后一次在前生效无效决定中所维持有效的权利要求为准,那么无效请求人在进行无效检索时,就要针对上述仍然有效或曾经有效的权利要求进行,如果在进行检索时选择错误,将会造成南辕北辙的结果。

2.无效检索要更关注独立权利要求

在权利要求书所记载的一组权利要求中,独立权利要求的保护范围最大。虽然根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第一条⑷的规定,专利权人可以在人民法院起诉被诉侵权人涉嫌专利侵权时,选择不同的权利要求进行起诉,但是通常情况下,专利权人会以独立权利要求为基础进行起诉。因此,无效请求人在进行无效检索时,要对独立权利要求施以更多的关注度。

当然,如果专利权人在起诉状中已然明确以某个从属权利要求为基础进行诉讼,那么无效检索的关注点也应做适当的调整,应同时关注所涉及的从属权利要求。但是,这并不意味着放弃对独立权利要求的关注,因为如果独立权利要求都不能成功无效的话,那就更谈不上从属权利要求了。

如果无效案件并不涉及相关联的侵权案件,即无效请求人并不是被诉侵权人的话,此刻虽然没有面临侵权危险时的明确目标,但是独立权利要求依然是保护范围最大的权利要求,专利无效审查程序也是从独立权利要求开始,一层一层地逐级展开的,因此,无效请求人在进行无效检索时,依然要对独立权利要求施以更多的关注度。

在某些情况下,权利要求书记载有多组权利要求。由于授予专利权的多组权利要求应当满足《专利法》第三十一条⑸关于单一性的规定,多个独立权利要求之间存在着内在的必然联系,对它们进行无效检索是一脉相承的。因此,在对第一个独立权利要求施以更多关注时,还应同时关注其他独立权利要求,这样,针对这些独立权利要求的无效检索可以同步完成。

3.无效检索还要关注对现有技术做出贡献的从属权利要求

一份撰写质量较高的权利要求书除了包含独立权利要求之外,通常会围绕对现有技术做出贡献的点逐级展开地撰写多个从属权利要求,其目的就是为了在被提起无效时,不会导致权利的直接丧失,而是有多个可供退守的台阶,起到保障权利稳定的作用。而这些从属权利要求所涉及的技术特征通常会和技术贡献点密切相关,对于这样的权利要求,在审查实践中一般需要有证据支持无效请求人的主张方能得到专利复审委的认可,同时对于无效请求人来说,为了达到将专利权全部无效的目的,也需要对这些从属权利要求施加一定的关注度。

4.无效检索还要关注可能侵权的从属权利要求

被诉侵权人在提起专利无效之前,应当对其在侵权程序中的前景做一个合理的预判,具体分析一下除了专利权人主张的权利要求(通常是独立权利要求)之外,还可能落入哪些从属权利要求的保护范围,侵犯它们的权利。对于这些从属权利要求,无论是涉及技术贡献点还是现有技术甚至是公知常识,无效请求人都应当对它们施加更多的关注度。
 

5.无效检索有时还需要针对说明书中的内容
有时权利要求书中会出现词语含义不清楚的情况,或者专利权人自定义词语的情况,或者与通用技术术语含义不一致的情况。在此情况下,专利权人在无效程序中可能会依据《专利法》第五十九条⑹的规定,根据说明书及附图的内容对权利要求做出解释。因此,为了减少此时仅针对权利要求进行检索的盲目性,无效请求人可以在对说明书进行准确理解的前提下,对说明书与权利要求书相结合的内容进行检索。

二、无效检索结果的选择

通常情况下,不同的专利权人所撰写的专利文件之间会存在差异,世界上很难找到两篇技术内容完全一样的文献,而且专利权人在专利无效程序中还有机会修改权利要求,那么反映在审查实践上就是很难以新颖性的理由将涉案专利宣告无效,而且事实上也是如此。下面,本文重点说明一下无效请求人在为创造性的无效理由准备证据时,关于最接近的对比文件和其他对比文件的选择,以及关于不同对比文件结合的差异。

1.最接近对比文件的选择

在《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节中对最接近的现有技术给出解释,它是现有技术中与涉案专利权最为密切相关的一个技术方案,这是判断涉案专利权是否具有创造性的基础。通常,最接近的现有技术与涉案专利权具有相同的技术领域,解决的技术问题、产生的技术效果或者用途最为接近,或者是公开了涉案专利权的技术特征最多的现有技术;或者,虽然与涉案专利权的技术领域不同,但能够实现其功能,并且公开涉案专利权的技术特征最多的现有技术。

那么在实际操作层面,如何确定技术领域是否相同、技术问题是否接近、公开的技术特征是否最多和技术效果或者用途是否接近呢?无效请求人就应在理解涉案专利的基础上,对专利权人所主张侵权的权利要求(通常是独立权利要求)做重点分析。例如,首先可以将权利要求所包含的技术特征分为以下四类内容:A、权利要求所请求保护的主题;B、与现有技术共有的技术特征;C、与现有技术共有且与技术贡献点存在密切关系的技术特征;D、专利权人声称对现有技术做出贡献的技术特征。

可以看出,技术领域就体现在A中,无效请求人应当分析请求保护的主题与对比文件的主题是否相同,或者是否属于一个更上位的主题内,无论哪一个问题的回答是肯定的,都可以确认技术领域是相同的。关于技术问题,专利权人认为是体现在D中,无效请求人则认为是体现在涉案专利与对比文件的差异上。无效请求人通过检索可以发现各种类型的文献,这些文献与涉案专利的差异各有不同,因此技术问题有可能体现在ABCD的任何一个上。关于公开的技术特征是否最多,这是一个最为直接也最容易回答的问题,但是即使公开的技术特征数量一样多,而那些没有公开的技术特征分布在ABCD的不同位置上,其结果也会有所不同。例如,没有公开B特征的文献比没有公开D特征的文献会更接近涉案专利的技术方案。而关于技术效果或者用途,这是与技术问题密切相关的,专利权人一般不会将其记载在权利要求中,而是在说明书中有所体现,或者是说明书中都没有记载,而是实际某些客观存在的效果和作用,这就需要无效请求人对技术问题做深入分析,而后确定那些最为直接相关的效果和用途,看它们是否接近。

无效请求人可以通过对检索文献的技术领域、技术问题、技术特征和技术效果四个因素的分析,经过检索文献彼此之间的比较,从中选择出更接近涉案专利技术方案的检索文献作为最接近的对比文件。当然,采用不同的检索策略最终得到的最接近对比文件可能不只一篇,无效请求人在检索时应将符合上述条件的所有最接近对比文件全部选出,以备在进行无效分析时有多种方案可供选择,这样可以给无效请求人提供多重保障,以弥补对技术认识的不足和对法律理解的欠缺而造成的不良影响。

2.其他对比文件的选择

在最接近的对比文件确定之后,对于其他对比文件的检索实际上就是一个查缺补漏的过程。首先要以最接近的对比文件为基础,对全部的权利要求进行综合分析,列出每一个权利要求与最接近对比文件之间的区别;再进一步分析这些区别是属于哪一类的技术特征,是对技术贡献点的进一步限定,还是与技术贡献点密切相关的现有技术,还是纯粹的现有技术;最后根据技术特征的类型以及涉案专利技术领域的特点,是专利文献记载得更详尽一些,还是在非专利文献中出现的频次更高,来进行其他对比文件的无效检索。

在检索其他对比文件中,不应仅仅关注与最接近对比文件之间的区别技术特征,还要关注在这些其他对比文件中是否给出了明确的技术启示,即在这些对比文件中,是否记载有与这些区别技术特征相关联的技术效果或作用,或者没有明确记载技术效果和作用,是否能从一些明示或暗示中获知其技术效果或作用。无效请求人就是要将那些既记载了与最接近对比文件之间的区别技术特征,又记载或暗示了与涉案专利具有相同或相近技术效果或作用的检索文献选择出来,作为相关的其他对比文件。

3.选择不同对比文件的差异

选择不同的最接近对比文件与其他对比文件结合来主张涉案专利缺乏创造性,在说服力上存在着差异,下面按照证据有效程度的不同分别进行说明。

(1)选择公开了技术特征ABCD的文献作为最接近对比文件,这样的文献是最为有效的最接近对比文件,无需结合其他对比文件,其公开了权利要求的全部技术特征,理论上能够作为影响权利要求新颖性的证据使用。但是在操作层面,由于存在着上下位概念、数值范围和惯用手段的直接置换等,仍然可能存在着一些微小的差异,出于稳妥考虑,主张创造性的理由来无效,其成功率会比较高。

(2)选择公开了技术特征ACD的文献作为最接近对比文件,这样的文献是比较有效的最接近对比文件,其与权利要求的区别为现有技术且与技术贡献点无直接的联系。无效请求人至少可以主张该文献与公知常识的结合导致权利要求丧失创造性,此时无效的成功率也比较高,当然如果结合其他对比文件使用则更为有效。

(3)选择公开了技术特征ABD的文献作为最接近对比文件,这样的文献也是比较有效的最接近对比文件,其与权利要求的区别为现有技术但与技术贡献点存在着密切关系。无效请求人至少应当主张该文献与其他对比文件结合导致权利要求丧失创造性,而且在其他对比文件中还应有明确的技术启示,此时无效的成功率大于失败率,但如果还主张该文献与公知常识的结合就显得力度不足。

(4)选择公开了技术特征AD的文献作为最接近对比文件,这样的文献也算是比较有效的最接近对比文件,其与第(3)项类似,差别仅在于无效请求人至少应当主张该文献与其他对比文件以及公知常识的结合导致权利要求丧失创造性,而且在其他对比文件中也应有明确的技术启示,此时无效的成功率也大于失败率。

(5)选择公开了技术特征BCD的文献作为最接近对比文件,这样的文献还是可以做最接近对比文件使用的,其与权利要求的区别在于技术主题的不同。无效请求人选择这样的文献作为最接近的对比文件来主张权利要求丧失创造性,虽然可以不用结合其他对比文件或公知常识,但是如果技术领域相距较近,无效请求人则需要主张在相近领域上的技术转用是显而易见的,不存在技术转用的难度,这种理由具有一定的说服力,然而如果技术领域相距较远,无效请求人仍主张技术转用是显而易见的,不存在技术转用的难度,这种理由就显得苍白无力,即使结合其他对比文件也难以改变无效审查的前景,可见,此时无效的成功率是喜忧各半。

(6)选择公开了技术特征ABC的文献作为最接近对比文件,这样的文献基本等同于专利权人声称的背景技术文件,其与权利要求的区别为专利权人主张的技术贡献点。无效请求人如果选择这样的文献作为最接近的对比文件,基本是落入了专利权人发明创造的思路,即使其他对比文件公开了技术特征D,如果在两篇文献之间没有技术上的彼此相互关联,即非常明确的技术启示的话,也难以将两篇文献结合在一起使用,可见,此时无效的成功率小于失败率。

当然,从数学排列组合上讲还存在其他的证据组合方式,例如文献公开了AB、AC、BC、BD、CD等,但在这些情况下,这样的文献基本上属于现有技术文件或与涉案专利领域相距甚远的文件,如果无效请求人选择这些文献作为最接近的对比文件,无效的成功率几乎渺茫。

三、无效程序的补充检索

1.针对专利权人提交修改或者反证的补充检索

根据《专利审查指南》第四部分第三章第4.3.1节的规定,针对专利权人以合并方式修改的权利要求或者提交的反证,无效请求人可以在专利复审委指定的期限(一般是一个月)内补充证据并陈述理由。在这种情况下,由于专利权人以合并方式修改权利要求而产生了新的技术方案,而在此前提交的无效请求中并不涉及该新的技术方案,如果无效请求人不调整其无效主张并做进一步的陈述,对该新的技术方案就没有提出无效请求,那么专利复审委基于此势必会做出至少在该新修改的技术方案的基础上维持专利权有效的决定。因此,无效请求人如果想要将涉案专利全部无效的话,就需要对提出无效请求时的主张进行调整,必要时需要对新的技术方案进行补充检索。

在具体操作层面与前面讨论的处理方式也有类似之处,首先是进一步分析合并后的技术方案是技术上的简单叠加还是技术上的相互关联,合并的技术特征是涉及技术贡献点还是涉及现有技术;从而决定补充检索是在原有思路上继续检索还是需要调整检索策略寻找新的突破口。例如,如果是现有技术的简单叠加,处理起来就相对简单一些,有可能都不需要进行补充检索,原有的对比文件的组合方式已然能够覆盖该修改后的技术方案。但如果是技术贡献点的相互关联,处理起来就相对复杂一点,除非是通过进一步分析发现原有对比文件中就存在新的技术方案的内容,但这种情况是非常偶然的,绝大部分情况都需要做进一步的补充检索。

2.针对公知常识性证据的补充检索

《专利审查指南》第四部分第三章第4.3.1节还规定,无效请求人还可以在口头审理辩论终结前,提交技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域中的公知常识性证据,这实质上是给予了无效请求人进一步举证的机会。在无效请求人提交无效请求之后,多数情况下专利权人都会针对无效请求受理通知书做出意见陈述,无效请求人应针对该意见陈述的内容做详细的分析,从中挖掘出双方在口头审理过程中将有可能产生的争议焦点,而在口头审理之前做好充分的准备,其中一项重要的工作就是,那些在无效请求中没有检索到位,而欲以其为公知常识来主张权利要求不具有创造性,此时对于这些公知常识所涉及的具体内容就要进行证据的补充检索,以备在口头审理时的不时之需。

虽然无效请求人在准备无效的过程中,是先进行无效检索,再进行无效分析,最终形成无效宣告请求书等法律文件,但在实际操作层面,无效检索与无效分析是相辅相成密不可分的。无效检索是以无效分析为基础,逐渐靠近最接近的对比文件和其他对比文件的过程;而无效分析则是在无效检索过程中,不断更新策略逐渐理清思路的过程。因此,无效请求人在做无效检索之前,就应当对想要得到的最接近对比文件、其他对比文件以及将要选择的无效策略有一个清晰的认识,这样才能明确目标,当所期望的对比文件从眼前飘过时才不会放过。

专利无效检索是一个复杂的系统工程,检索结果是否有效是由检索人员对技术方案的理解、对外语资料的阅读、对法律条款的运用和对检索系统的熟识等多种因素决定的。上面仅仅是简单说明了专利无效检索过程中的一些值得关注的事项,供无效请求人在提起无效请求时参考。当然,不同人员的无效检索策略各有特点,但只要是能够实现无效检索的最终目标,即利用检索到的文献将涉案专利宣告无效,就称得上是最为有效的无效检索。

【注释】

[1]《专利法》第十一条规定,发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

[2]《专利法》第四十五条规定,自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

[3]《专利法实施细则》第六十五条规定,依照专利法第四十五条的规定,请求宣告专利权无效或者部分无效的,应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据,具体说明无效宣告请求的理由,并指明每项理由所依据的证据。

前款所称无效宣告请求的理由,是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定,或者属于专利法第五条、第二十五条的规定,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。

[4]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第一条规定,权利要求书有两项以上权利要求的,权利人应当在起诉状中载明据以起诉被诉侵权人侵犯其专利权的权利要求。起诉状对此未记载或者记载不明的,人民法院应当要求权利人明确。经释明,权利人仍不予明确的,人民法院可以裁定驳回起诉。

[5]《专利法》第三十一条规定,一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。
一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计,或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计,可以作为一件申请提出。

[6]《专利法》第五十九条规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。