新闻

康信期刊

更多

新闻活动

更多

专家专栏

如何快速获得美国专利授权

  • 时间: 2017-02-28 11:10:13
  • 点击率: 1135

作者:
北京康信知识产权代理有限责任公司 吴贵明
美国Cantor Colburn律师所 Daniel Drexler

近二十年来,随着中国经济实力的大幅提升、中国制造产品质量的稳步提高,越来越多的中国企业将目标瞄向了海外国际市场,不少中国企业的产品进入了美国市场。相应地,起保驾护航作用的中国企业在美国的专利申请也越来越多。2015年度,来自中国向美国提交的发明专利申请达到21,386件,获得授权的发明专利为8,116件。为了及时保护企业的自主知识产权,在市场竞争中处于有利地位,中国企业往往希望在美国提交的专利申请能尽快获得授权保护,以在市场竞争中占据有利地位。那么在美国的专利制度框架下,有可能快速获得专利授权吗?我们需要从美国目前的专利审查流程制度说起。

一、美国专利申请审查流程

首先我们来了解下美国专利申请从递交新申请到专利授权的整个流程,如下图1所示。

图1 美国专利申请审查流程

从上图可以看出,美国专利申请从向美国专利商标局(USPTO)提交新申请到获得授权,大致经历申请人提交申请、USPTO发出非最终驳回审查意见通知书、申请人提出答辩或对申请文件进行修改、USPTO发出最终驳回审查意见通知书(FOA)、申请人对最终驳回进行答辩或修改、USPTO给出建议书、申请人请求继续审查(RCE)或提起上诉(Appeal)或提起继续申请等程序。一般而言,从申请人递交专利申请到最终获得授权需要2-3年左右的时间。

那么,在美国审查制度下有办法能大幅缩短审查时间而快速获得专利授权吗?答案是肯定的。为了满足专利申请人尽快获得专利授权的实际需求,USPTO提供了多种途径供专利申请人选择使用,以使其专利申请能尽快获得授权。这些途径要么是借用了与其他国家或地区专利局之间的双边或多边合作协议这一通道;要么是通过专利申请人自己去做一些功课作业并提供给USPTO参考;要么是通过缴纳一笔不菲的额外官费等来推动并加快专利申请审查进程。这些能加快专利申请授权进程的途径主要包括:专利审查高速路(Patent Prosecution Highway, PPH)、加快审查程序(Accelerated Examination, AE)、优先审查程序(Prioritized Examination, PE)、审查前会晤(First Action Interview Pilot, FAIP)、驳回后重审(After Final Consideration Program, AFCP)、审查后程序(Post-Prosecution Pilot, P3 )、上诉前会商(Pre-Appeal Brief Conference)等。请记住这儿出现的以及前面出现过的一些名词英文字母缩写,我们在后面将会多次用到。

二、美国专利申请加快审查程序

下面我们逐一对上面提到的这些加快途径的使用条件及其优缺点进行具体介绍。

1、专利审查高速路(Patent Prosecution Highway, PPH)

只要一件专利申请的同族专利申请在另一国家或地区专利局(这些国家或地区专利局与美国专利商标局签订有试点PPH协议)获得了有利的审查结果,与该专利申请相对应的美国专利申请在美国即适用PPH。例如,只要相应的中国国家知识产权局(SIPO)对一件发明专利申请作出了授权决定或指出某一项权利要求可以授权,则此结果可作为在美国同族专利申请提起加快审查的依据。又例如,一项国际专利申请(PCT)获得有利的书面审查意见,或者新颖性与创造性方面肯定的国际检索报告,都可以用于将其对应的美国国家阶段申请走审查高速路,以缩短审查时间而尽快获得专利授权。

此途径的特点:不需要官费!只需要代理律师做很少量的工作,具有很高的接受率。截止2017年1月31日: 已有43,426 件PPH申请提交到USPTO,其中36,547件获得批准,比例高达84.2%。另一方面,走PPH通道的美国专利申请有更高的专利授权率,平均发出的审查意见通知书(OA)更少,相对非PPH案件减少了RCE率, 以及上诉(Appeal)率。

可见通过PPH来加快授权的优点是费用很低、程序简单,及高通过率。而其缺点在于不适用于已走其他程序(例如下面将介绍的AE和PE)案件的加快审查。因此,当已经获得其他国家或地区专利局的有利审查结果且不希望走其他形式的加快程序时,优选在美国走PPH加快途径。

2、加快审查程序(Accelerated Examination, AE)

加快审查程序(AE)简单地说就是专利申请人为了让其专利申请尽快进入审查程序,自己去做一些原本由专利审查员要做的工作,以缩短整个审查流程。专利申请人需要做现有技术检索,并向USPTO提交请求文件,包括相应检索结果及本申请权利要求与现有技术相比具有显著区别的陈述意见。USPTO批准同意后,该申请即进入加快审查程序。审查目标是自申请日起12个月内完成对该专利申请案的审查,从提出申请到获得授权的AE平均审查时间为10.75个月!

AE程序需要缴纳的官费为0,美国代理律师费约,000 - ,000,这取决于案件的复杂程度。如果由中国企业申请人或中国专利代理机构完成现有技术检索、分析检索结果、准备AE请求文件,则可以大幅降低美国律师方面收取的费用。

优点:费用与其他途径(例如PE)相比,相对较低;专利申请人可以控制审查过程与产生的费用;USPTO不限制每年接受的AE申请量(不同于PE);高授权率, 接近80%。其缺点在于:需要提供大量实质性的请求文件;潜在的较高费用成本;可能会产生禁反悔审查历史文件;必须在提交专利申请时提出,进入专利申请审查阶段则不能提起AE。因此,对于中国企业具有高度优先地位的案件,可以提起AE,尤其是当已经做了现有技术检索和/或相应的PCT、EP、及中国专利申请已经开始进入审查时。

值得一提的是,根据美国联邦法规第37编(CFR)1.102的规定,专利申请人还可以依身体健康原因或年龄原因(超过65岁)而请求免费加快审查(是不是很人性化?)。或者以申请专利的主题为环境保护、能源发展与保护等而要求USPTO免费加快审查。

3、优先审查程序(Prioritized Examination, PE)

优先审查程序(PE)的目标是对同意进入优先审查程序的专利申请案件在12个月内完成授权或最终驳回。请求优先审查程序需要向USPTO提交简单的请求书并缴纳官费00(费用很高哟!),但不需要申请人作检索或实质性分析。这就等于你花上一笔钱,USPTO就把你的申请案从待审查的大池子里抽出来优先处理而不需要排队等待,且你可以做甩手掌柜而不用做任何实质性的工作。从USPTO同意请求到发出第一次审查意见(OA)约为2个月;从同意请求到作出最终审查决定,约6个月;从同意请求到获得专利授权约5个月。根据截止2016年9月份数据的统计得出的对PE程序案件最终审查结果为:最终驳回占45.2%;授权占44.6%;放弃占2.8%;上诉占(Appeal)7.4%。

PE的优点:简单提交请求、有效快速跟踪,既可在提交专利申请时提也可在进入审查阶段后提。其缺点为:官费高、申请人无法控制费用成本或审查实体,最关键的是USPTO限制每年的PE申请量只有10,000件!这意味着想走PE程序可得一过完年就抓紧唷。因此对于那些高度优先的专利申请,且仅作了有限的检索甚至还没有进行现有技术检索和/或同族专利申请在其他专利局还没有进行审查的情况下,适用于走优先审查程序(PE)。提PE请求的时间越早越好,以避免USPTO年度指标用完而无法获准。

4、审查前会晤(First Action Interview Pilot, FAIP)

根据现有美国专利审查实践,一般在USPTO审查员发出第一次审查意见通知书之前,审查员是不接受申请人提出的与审查会晤请求的,因为你想找他谈谈,他可能还没开始看呢。而审查前会晤(试点)程序FAIP则解决了这一问题,以加快对专利申请的审查过程。FAIP程序中,审查员先作现有技术检索,向专利申请人提供会晤前交流意见,然后专利申请人与审查员会晤讨论该交流意见,从而在专利申请被驳回前获得解决其可专利性问题的机会。这一程序可促使加快审查并常常能较早获得专利授权。根据USPTO官方网站截止2017年1月统计数据显示,通过FAIP程序申请人收到的第一次审查意见通知即为授权的比例高达31.1%,远高于未走FAIP时一通即获授权比例的17.6%。

该程序的优点:简单的请求程序,无官费。申请人只需支付很少的律师费。能给予专利申请人甚至在发出第一次驳回审查意见通知书之前解决可专利性问题的机会。而其缺点在于:专利申请人需承担研究分析会晤前交流意见的义务,并且需要与审查员联络会晤,从而较早即产生专利审查程序的费用。对于那些较重要的案件,且中国企业申请人能够承担早期费用成本及处理交流意见与审查员会晤工作量的情况下,FAIP不失为一种加快审查及快速获得专利授权的很好程序。

5、驳回后重审(After Final Consideration Program, AFCP)

通常情况下,USPTO审查员不会再考虑对专利申请最终驳回(FOA)后提交的修改文本及意见陈述,为了使审查员能考虑这些修改及意见陈述,专利申请人通常需要提起继续审查请求(RCE),从而导致费用增加及延迟授权。该AFCP程序给予审查员额外的时间来检索和/或考虑专利申请人在最终驳回后提交的答复意见。如果专利申请不能授权,AFCP需要审查员进行面谈并提供其所发现及对申请人答复的反馈。即使AFCP不能导致立即授权,也提供了与审查员互动交流的机会,从而可能加快进一步审查后获得授权。

AFCP优点:简单的请求程序,无需官费,很少的律师费。确保在最终驳回后有额外的与审查员互动交流的机会,常常能加快获准专利授权。其缺点在于:要求至少对一项独立权利要求进行修改,且不允许扩大该独立权项的在任一方面保护范围。

6、审查后程序(Post-Prosecution Pilot, P3 )

与AFCP相类似,审查后程序(P3)给予审查员额外的时间来考虑专利申请人在最终驳回后提交的修改与意见陈述。与AFCP所不同的是,P3 申请是由三个审查员组成的合议组来审理的。专利申请人提交书面陈述意见(限于5页以内)并与合议组举行会晤,合议组作出决定:(1)维持最终驳回;(2)专利申请授权;或(3)重启专利审查程序以考虑新的驳回理由。

P3程序的优点:其他审查员与原负责此案的审查员一起审查此案,确保在最终驳回后还能与审查员互动交流,无官费。其缺点在于:要求提交5页以内实质性的书面意见及口头陈述,导致产生律师费;原处理此案的审查员仍在合议组中。因此,当希望其他审查员来审理此案时该程序非常有用。例如,原处理此案审查员非常顽固、难以说服,或错误理解专利申请人的意见陈述、权利要求、现有技术文件等情况下。

7、上诉前会商(Pre-Appeal Brief Conference)

与P3相类似,在提起正式上诉(Appeal)之前,由审查员组成的合议组来审理前面的驳回意见。与P3所不同的是,不保证会有与审查员会晤的机会。申请人提交上诉请求同时提起上诉前会商请求(限于5页以内),合议组作出决定:(1)建议上诉;(2)重启审理程序以考虑新的事宜;(3)专利申请授权;或(4)因提起的请求不符合要求而不予启动上诉前会商程序。

该程序的优点:能让其他审查员来审理该专利申请案件,与正式提起上诉(Appeal)相比费用较低,所花时间较少。其缺点在于:需要提供5页以内实质性书面意见,从而导致产生律师费;原处理此案审查员仍留在合议组中;可能还是需要提起正式上诉;官费不低,需要缴纳0。因此,像P3一样,当希望其他审查员来审理此案时该程序非常有用。例如,原处理此案审查员非常顽固难以沟通说服,或错误理解专利申请人的意见陈述、权利要求、现有技术文件等情况下,可用于避免与正式上诉产生的相关费用及所导致的时间延迟。

我们用一个图表来简单归纳下上面介绍的几种加快审查程序。

图2加快审查程序比较

三、专利申请提交前后加快审查的策略与技巧

除了上面介绍的一些USPTO为专利申请人提供的各种正式加快程序,申请人在准备专利申请提交、提交专利申请后、专利申请审查时的各个阶段都可以采用一些实用策略与技巧,以快速获得其美国专利申请授权,且看下面给你献上的计策。

1、专利申请提交前的策略。作现有技术检索;与发明人沟通确立现有技术状态,明确发明起始点;根据上述信息,针对发明的各个不同方面,例如设备、方法、系统等,撰写不同层级保护范围的权利要求;根据同族中国专利申请、PCT、欧洲EP等专利申请的在先审查修改权利要求;确认权利要求书、说明书和附图在形式上都符合美国专利实践的要求。

2、专利申请提交时的策略。不要延迟提交美国专利申请,需要在优先权期限届满日之前提交;提交的申请应该是一件“完整”的美国专利申请,包括所有的文件,例如英文译文、签署的声明、转让证书、委托书等;减少权利要求项数,不要有多项引多项的从属权利要求;通过权利要求对应单一实施例而避免产生限制性选择的审查意见(OA);与原始专利申请一起提交所了解的全面的披露信息IDS(Information Disclosure Statement);使用PPH, AE, PE。

3、专利申请审查过程中的策略。使用合适的FAIP,AFCP,P3以及上诉前会商程序;与审查员会晤,即使是USPTO正式程序之外的会晤,审查员在非最终驳回审查意见通知书发出后都会例行公事地同意会晤;会晤时能有一个非正式的交流以讨论并解决专利申请中存在的问题;会晤能拉近与审查员的亲善关系并推动审查进程,与审查员会晤不产生官费,仅在准备答复审查意见之外稍微增加一点律师费而已。

4、另外需要注意的是全程及时提交IDS问题。未提交已知的现有技术信息资料将导致即使是获得授权的专利(及相关联的专利)会不可实施(unenforceable);在最终驳回、授权通知、缴纳授权费之后才提交IDS,会导致需要启动RCE程序和/或请求撤销授权通知,由此常常导致不必要的时间延迟并产生不少的额外费用。

5、使用“继续申请”策略。经常有这样的情况,审查员驳回了主要的独立权利要求项,但指出从属权利要求有授权前景,在这种情况下,只要将主权项进行修改加入可以获得授权的从属权利要求中的技术特征,就能快速获得专利授权。然后就可以提交一个或多个继续申请,以寻求更宽保护范围的权利要求获得授权。可以提起的美国继续申请的数量是没有限制的,只要在母案授权之前的审查期间,任何时候都可以提起继续申请。

6、知晓并利用USPTO的游戏规则。美国专利商标局审查员都基于一个“计点”系统来工作,他们通过完成驳回、授权、一定量的会晤等来获得“点数”。一个审查员的点数值每两个星期及每个季度进行一次考核,在合适的时间提交合适的文件给审查员可诱使审查员快速作出决断。例如,在接近双周周末时打电话与审查员讨论并提交修改文件,比在该月的其他时间处理更容易被审查员接受。

7、最后一点,考虑用外观设计专利来保护。美国外观设计专利对那些可视的产品外观提供申请费用低、授权快的专利保护,尤其适合消费类产品。一般一年内即可获得授权,专利保护期限为14年。近几年打得火热的美国苹果公司与韩国三星公司的专利侵权诉讼中,专利权人使用的就有几项外观设计专利权。美国最近的判例有加强外观设计保护的趋势。

通过上面的具体介绍,各位是不是有眼前一亮的感觉?美国专利制度下竟然有这么多途径与策略技巧可以加快专利授权!相信上面介绍的总有一款加快程序或申请策略是适合你的专利申请的,希望这些内容能帮助中国企业加快“走出去”进入国际市场的步伐。