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专家专栏

浅谈在发明申请中关于“提前公开”的问题

  • 时间: 2017-06-09 15:04:52
  • 点击率: 189

作者:韩建伟 张帆

在专利代理人的日常工作中,在客户确认专利代理人撰写的专利申请文件没有问题后,专利代理人与客户核对申请信息时,针对发明申请,通常需要和客户确认是否提前公开。

那么对于客户来说,就会有为什么要提出提前公开,提前公开的优缺点,以及针对客户的发明申请是否需要提前公开的疑问,那么对于专利代理人来说,客户提出的疑问其实就是专利代理人提供专业建议的地方,这考验了专利代理人的业务能力,也考验了专业知识水平。

关于发明申请为什么要提前公开:

在解释为什么有些发明申请需要提出提前公开之前,需要提到,根据我国专利法第三十四条的规定,国务院专利行政部门收到发明专利申请后,经初步审查认为符合要求的,自申请日起满18个月,即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。根据我国专利法第三十五条的规定,发明专利申请自申请日起3年内,国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求,对其申请进行实质审查;申请人无正当理由逾期不请求实质审查的,该申请即被视为撤回。国务院专利行政部门认为必要的时候,可以自行对发明专利申请进行实质审查。

由上述可知,国务院专利行政部门,即,我们常说的国家知识产权局,在国家知识产权局收到发明专利申请后,经初步审查认为符合要求的,自申请日起满18个月,即行公布,进而国家知识产权局依据申请人(这里为客户指示确认的)提出的实质审查请求启动实质审查环节。也就是说一件发明专利从提交申请到授权,中间需要经历初步审查、公开和实质审查3个阶段。所谓提前公开,是指发明专利自申请日起,有优先权的自优先权日起,申请人可要求提前公开其专利申请,并应提交提前公开声明。对于要求提前公开的发明专利申请,该申请经初步审查合格后,即可进入公开程序,一般自申请日起6~10个月即可公布①。

若申请人提出提前公开,且要求提出实质审查的请求,则申请人将在自申请日起6到10个月的时候收到进入实质审查的通知书,在收到实质审查通知书后随之而来的将会收到来自审查员针对发明专利申请提出的审查意见通知书。

因此该发明申请的审核流程将会比未提出提前公开的发明专利申请提前至少10个月进入实质审查,也就是说提出提前公开的发明申请将会更早的获得授权,即,从另一角度上延长了行使一件专利权利的时间。

也就是说,申请人提出提前公开将会在整个专利申请审查流程中缩短一件专利的审查周期,同时延长行使专利权利的时间。

同样,发明专利的授权,对于客户来说,除了保障了客户生产、销售的产品受到法律的保护外,客户将在质押,融资,资产评估等领域获得利益或收益。

是不是所有发明申请都适合提出提前公开呢?也不尽然,这与提前公开的优缺点有关。

关于提前公开的优缺点:

在分析提前公开的优缺点之前,需要分析下为什么客户有时会指示不提前公开,有的却提出提前公开。

发明申请提出提前公开之后,授权之前,客户的同行将可以看到该发明申请是要解决什么问题,所采用的技术方案是什么,又能达到什么样的技术效果,那么如何跳出该发明申请的保护范围,又或者在该发明申请的基础上提出了新的技术方案,或如何获取该发明申请的核心技术,这些都是提前公开可能带来的风险,那么是否对一件发明申请提出提前公开,这需要企业基于各方面考虑该发明申请是否需要提前公开。

但是,专利本身是通过公开获取法律保护。那么是不是不要提前公开呢?也不是,根据专利法第十三条的规定,发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用,即,“临时保护”。临时保护只适用于公布后的发明专利申请,对于申请日至公布日期间的发明专利申请,没有规定临时保护。这是因为,在专利申请公布前,国家知识产权局工作人员及有关人员对其内容负有保密责任,第三人无法获悉专利申请的内容而予以实施。在此期间,如果有第三人获知并实施专利申请中的发明创造,则该发明创造的来源虽然可能是所述第三人独立研究开发的,但更大的可能是申请人自己公布的。

所以有时候企业申请的发明专利是即将投放市场的成型产品,在申请了相应的发明专利后,企业即可放心地将该产品投放市场;或者,企业在申请发明专利后,就可以通过广告或展览会对该发明专利进行广泛地宣传,进行详细地介绍。当第三人通过购买的产品或宣传资料获知所述发明专利后,将有可能实施该发明专利。那么,申请人如果要求了提前公开,则可以尽早获得临时保护①。

关于发明申请是否需要提前公开

这里对于一件发明申请是否提出提前公开大致可分为两类:

其一,对于成熟的技术产品,好处在于,第一,可以尽早获得临时保护,尽早地保护企业的利益;第二,可以尽早获得授权,使企业尽早地利用专利抢占市场;第三,可以延长行使专利权利的时间。

其二,对于尚处在开发阶段的技术产品,好处在于,第一,申请人在专利申请内容公开前可以随时撤回其申请,该申请仍然可以作为一项技术秘密由申请人拥有;第二,可以避免过早地暴露企业的技术动态①。

如果一个发明申请在第一次提交的时候,由于时间关系或者是技术还没有完全定型,那这个发明申请是不建议提前公开的;如果该发明申请提前公开以后,那么该案就成了现有技术,那日后所有的改进点就必须相对于这个案子都具有新颖性和创造性才行;

如果该发明申请没有被公开,那么该案只是在后申请的抵触申请,在后申请的发明申请仅需要相对于该发明申请具有新颖性就行。

因此如果一个发明申请后续会有基于该发明申请的延续的专利申请的话,那么这个案件是不应该提前公开的;此外,如果提出PCT申请,也是不建议发明申请提出提前公开,因为PCT申请的时候会有一个修改的机会,如果PCT申请修改的范围比较大,而导致要求不到优先权的话,那么这个发明申请就成为了现有技术,会影响PCT申请时的新颖性和创造性。

此外关于是否提前公开还可以考虑两个因素:一是技术方案本身是否为易于实施的,是否需要借助一些本领域公知常识/技术know-how才能实施;二是有些专利申请可能是防御性的,本身就是为了阻止竞争对手获得专利权。

综上,关于发明申请是否需要提前公开,哪些发明申请需要提前公开,对于专利代理人而言,尽职尽责基于各个维度为客户提供有效专业的意见和分析这才是有价值的,是本分,也是职责所在。

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①部分的内容,部分摘自2007年第6期的《中国发明与专利》杂志