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中日韩PPH申请的注意事项

  • 时间: 2017-05-23 13:24:19
  • 点击率: 1828

作者:薛钧洁

一、前言

从2011年11月开始至今,中国国家知识产权局(下文简称为SIPO)参与专利审查高速路(PPH)项目已经五年有余。日本是第一个与中国建立PPH请求通道的国家,在此之后,中国又陆续与美国、德国、韩国等二十个国家之间建立了PPH项目。由于PPH请求具有审批加快、节省费用、授权率高等优点,因此已越来越多地被申请人所利用。

目前,中国参与的PPH项目包括常规PPH、PCT-PPH以及PPH-MOTTAINAI。常规PPH是指申请人利用在先申请局作出的国内工作结果向在后申请局提出的PPH请求。PCT-PPH是指申请人利用PCT国际阶段工作结果向有关专利局提出的PPH请求。PPH-MOTTAINAL是指申请人利用在先审查局作出的工作结果向在后审查局提出的PPH请求。

本文根据这几年来向SIPO提出PPH请求的实践,总结了一些注意事项,以帮助读者提高PPH请求的成功率来充分利用PPH请求来加速在中国的申请进程。

二、提出PPH请求的注意事项

1、提出PPH请求需满足的要求

(a)常规PPH:

至少有一个对应申请,其具有一项或多项被日本专利局(以下称为JPO)或韩国专利局(以下称为KIPO)认定为可授权/具有可专利性的权利要求。

其中,权利要求“被认定为可授权/具有可专利性”是指,审查员在最新的工作结果中明确指出权利要求是可授权/具有可专利性的,即使该申请尚未得到专利授权。

对于JPO申请而言,所述审查意见通知书包括:授权决定、驳回理由通知书、驳回决定、以及申诉决定。

例如,“驳回理由通知书”有如下标准语段,则权利要求被明确认定为可授权/具有可专利性:

<未发现驳回理由的权利要求>

目前就本发明的权利要求……,未发现驳回的理由。

以下为JPO作出驳回理由通知书中的原文仅供参考:

<拒絶の理由を発見しない請求項>

請求項……に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。

对于KIPO申请而言,所述审查意见通知书包括:驳回理由通知书、驳回决定、授予专利权决定。上述审查意见通知书可以在实质审查阶段、复审阶段或上诉阶段作出。如果KIPO审查意见通知书中未明确指出权利要求“具有可专利性”或“存在驳回理由”,申请人必须附上如下解释:“KIPO审查意见通知书未就某权利要求提出驳回理由,因此,该权利要求被KIPO认定为可授权/具有可专利性”。上述情况的权利要求可以被认定为可授权/具有可专利性。

(b)PCT-PPH:

对应的PCT申请的国际阶段的最新国际工作结果指出至少一项权利要求可授权/具有可专利性。上述最新国际工作结果包括国际检索单位的书面意见(WO/ISA)、国际初步审查单位的书面意见(WO/IPEA)或国际初步审查报告(IPER)。

需要注意的是:以日中PPH、韩中PPH而言,对于作出WO/ISA、WO/IPEA和IPEA仅限于JPO、KIPO。另外,申请人不能基于国际检索报告(ISR)提出PCT-PPH请求。若构成PCT-PPH请求基础的WO/ISA、WO/IPEA或IPER的第VIII栏记录由任何意见,申请将不能够要求参与PCT-PPH试点项目。

(c)SIPO申请的所有权利要求,无论是原始提交的或者是修改后的,必须与在对应申请中被工作结果认定为可授权/具有可专利性的一个或多个权利要求充分对应。

如果SIPO申请的权利要求与对应申请的权利要求有着同样或相似的范围,或者SIPO申请的权利要求范围比对应申请的权利要求范围小,则权利要求被认为是“充分对应”。

SIPO申请的权利要求引入新的/不同类型权利要求时,不被认为是充分对应。例如,对应申请提出的权利要求仅包含方法权利要求,如果SIPO申请引入对应方法权利要求的产品权利要求,那么,SIPO申请的权利要求不被认为是充分对应。

SIPO申请不需要包含在对应申请中被工作结果认定为可授权/具有可专利性的所有权利要求,允许删去某些权利要求。

需要注意的是:申请人参与PPH试点项目的请求获得批准后、收到有关实质审查的审查意见通知书之前,任何修改或新增的权利要求均需要与在对应申请中被工作结果认定为可授权/具有可专利性的权利要求充分对应。

申请人在SIPO提出实质审查请求时以及在收到SIPO作出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,可以对包括权利要求在内的申请文件主动提出修改。因此,申请人需要注意修改的时机,以使SIPO申请的权利要求和在对应申请中被工作结果认定为具有可授权/具有可专利性的权利要求充分对应。

(d)SIPO申请必须已经公开。即,在提出PPH请求之前或之时必须已经收到SIPO作出的发明专利申请公布通知书。

为了尽快满足“SIPO申请必须已经公开”的要求,可以在新申请提交时勾选请求书中的“提前公布”选项,从而形式审查通过后即进入公布程序。通常,从申请日起大概2到6个月即可公布。

(e)SIPO申请必须已经进入实质审查阶段。即,在提出PPH请求之前或之时必须已经收到SIPO作出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书。

需要注意的是:申请人可以在提出实质审查请求的同时提出PPH请求。

为了尽快满足上述要求,可以在向SIPO提交新申请的同时提交实质审查请求书,或者也可以自申请日(优先权日)起三年内随时提出实质审查请求。考虑到加速审查的需求,建议在新申请的同时提交实质审查请求书,这样的话,在该SIPO申请公布的同时,即进入实质审查阶段。

(f)SIPO在申请人提出PPH请求之时尚未对该申请进行审查。即,在提出PPH请求之前或之时尚未收到SIPO实审审查部门作出的任何审查意见通知书。

(g)SIPO申请必须是电子申请。

2、需提交的文件

(a)对应申请作出的所有审查意见通知书(常规PPH)或最新国际工作结果(PCT-PPH)的副本及其译文。

(b)在对应申请中被工作结果认定为可授权/具有可专利性的权利要求的副本及其译文。

需要注意的是:当以上(a)或(b)提及的文件可通过案卷访问系统或PATENTSCOPE获得时,除非SIPO要求,申请人不必提交相关文件,但必须在“参与专利审查告诉路项目请求表”中列出省略提交文件的名称。若对应申请未公开,申请人必须在提交PPH请求时提交以上(a)或(b)提及的文件。

(c)对应申请的审查意见通知书中的引用文件的副本或最新国际工作结果中的引用文件的副本。

需要注意的是:引用文件为专利文献时则无需提供,而构成驳回理由的非专利文献需要提供,未构成驳回理由的非专利文献虽然不用提供,但也需要在“参与专利审查高速路项目请求表”中按照参考文献引用标准进行填写,不能只写非专利文献的发明名称。

(d)权利要求对应表。

(e)提交加快审查请求的“参与专利审查高速路项目请求表”。以上文件(a)至(d)如果需要提交,必须随“参与专利审查高速路项目请求表”一并提交。

需要注意的是:对于权利要求书需要“充分对应”的要件,SIPO的PPH审查员会仔细核对该SIPO申请在提出PPH请求时的全部中文权利要求是否与对应申请的日文或韩文权利要求书中的权利要求充分对应。因此,需仔细核对权利要求是否充分对应。而且,参与专利审查高速路项目请求表中信息一定要完整且正确,否则会受到未通过PPH请求的PPH请求审批决定。

3、关于SIPO的审查结果

若PPH请求未能完全符合日中、韩中PPH请求流程的要求,申请人将被告知结果以及请求存在的缺陷,目前实践中,PPH审查员会告知PPH请求中存在的所有缺陷,但也不排除还存在除PPH审查员指出的缺陷以外的缺陷。对于一件申请,申请人有两次提交PPH请求的机会,因此在得知PPH请求未通过审批的结果后,申请人可再次提交消除了缺陷的PPH请求。若再次提交的PPH请求仍被认为是不符合PPH请求流程的要求的,则申请人将被告知结果,该SIPO申请将按照正常程序等待审查。

三、结语

以上结合笔者提交PPH请求的实践,提出在中国提出PPH请求时的一些注意点,希望能够帮助读者来提高PPH请求的成功率。