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PPH典型问题探讨

  • 时间: 2017-07-05 14:36:50
  • 点击率: 619

作者:王红艳

PPH(Patent Prosecution Highway)以其能够加快审查速度、降低申请成本及高授权率的优势而越来越受到外国申请人的青睐。外国申请人在中国的申请只要满足一定的条件即可在中国专利局提交PPH请求。然而,在实际操作中,无论是在对PPH的认知方面还是在官方提交方面,代理人都存在不少的困惑,下面笔者结合自身多年提PPH的经验,对几个比较典型的问题做一下探讨,以下探讨都是在中国申请能够提交PPH的前提下进行的。

1. PPH项目的合作双方是谁?

PPH项目是中国专利局和与中国专利局签订PPH协议的国家(地区)的专利局之间的加快专利审查的项目,合作双方是两个专利局。中国专利局认可的是相应国家(地区)的专利局对对应申请的审查结果。

在实际操作中,代理人有时会将对应申请的申请人所在国的专利局和审查对应申请的专利局混淆,从而导致对能否提PPH请求作出错误的判断。例如,对应申请的申请人所在的国家是荷兰,但该对应申请在美国提出并由美国专利商标局审查授权,则由于美国专利商标局和中国专利局之间存在PPH项目,所以,基于该对应申请在美国专利商标局作出的正向的审查意见,中国申请可以提交PPH请求。然而,如果将对应申请的申请人所在国的荷兰专利局误认为是对应申请的审查局,由于荷兰专利局和中国专利局之间不存在PPH项目,则中国申请并不能基于该对应申请提交PPH请求,所得的结论显然是大相径庭的。

简言之,中国申请的PPH请求的提出只看对应申请的审查单位,而不看对应申请的申请人,只要该审查单位和中国专利局之间具有PPH项目,则不管申请人属于哪个国家,都可以在满足其他条件的情况下基于该审查单位对对应申请的正向的审查意见向中国专利局提交PPH请求。

2. 如何区分常规PPH请求和PCT-PPH请求?

很多代理人在做PPH的初期,往往分不清楚什么是常规PPH请求,什么是PCT-PPH请求。

PPH请求的类型是根据对中国申请提PPH请求时所基于的对应申请的审查意见的类型来区分的,简单来说,如果对应申请的审查意见是对应申请的审查单位以国家局的身份作出的审查意见,则中国申请基于该审查意见所提出的PPH请求为常规PPH请求;如果对应申请的审查意见是对应申请的审查单位以国际检索单位或国际初审单位的身份作出的审查意见,则中国申请基于该审查意见所提出的PPH请求为PCT-PPH请求。

3. PPH请求的提交时机和主动修改时机之间的关系

在中国提交PPH请求的时机有两个:

1)中国申请已经公开,可以在对中国申请提出实质审查请求时同时提交PPH;

2)中国申请已经公开、已经进入实质审查阶段但没有收到中国专利局实质审查部门作出的任何审查意见通知书。

在中国提交主动修改的时机也有两个:

1)提出实质审查请求时;

2)收到进入实质审查阶段通知书之日起3个月内。

由于在中国提交PPH请求时,要求中国申请和对应申请的权利要求要充分对应,为了满足这一要求,通常的做法是将中国申请的权利要求和对应申请的权利要求保持完全相同。然而,在很多情况下,中国申请在提交时对应申请还没有授权或者还没有正向的审查意见,这通常会导致提交的中国申请的权利要求和最终授权的对应申请的权利要求之间存在差异,为了消除上述差异,就需要利用主动修改的机会来将中国申请的权利要求修改为和对应申请的权利要求完全相同。

所以,在实际工作当中,PPH请求的提交往往是在以下两个时间段进行的:

1)中国申请已经公开,对中国申请提实审时进行主动修改,同时提PPH请求;

2)中国申请已经公开,在收到进入实质审查阶段通知书三个月内对中国申请进行主动修改,同时提PPH请求。

4. PPH请求表中的填写难点

在实际的PPH审批中,很多PPH请求被驳回都是因为PPH请求表的填写存在缺陷所致,下面就PPH请求表中容易出错的几个地方进行重点说明。

1)本申请(中国申请)与对应申请的关系的填写

这里通常出现的问题是对应关系填写不完整或填写不正确,最简单的一个解决办法是:分析本申请和对应申请的关系和相应PPH流程附录一二中的哪种情况对应,看图描述一般不会有问题。

2)文件提交栏各项的勾选

对于在先审查局(OEE)工作结果及其如需的译文、OEE认定为可授权的所有权利要求的副本及其如需的译文,只有在相应的PPH流程上明确指出以上文件可通过相应局的案卷访问系统查阅时申请人不必提交相关文件的情况下,才可勾选“请求通过案卷访问系统或PATENTSCOPE获取上述文件”的选项,否则,即使上述文件在相应局的案卷访问系统中能够查阅到,仍然需要提交。

中国专利局只接受中文和英文两种语言,对于非上述语言的OEE工作结果或OEE认定为可授权的所有权利要求,需要将其翻译成中文或英文。

对于OEE工作结果和OEE认定为可授权的所有权利要求本身就是英文的情况,如果同时勾选了“提交了OEE工作结果的副本”和“提交了1之所述文件的译文”或同时勾选了“提交了OEE认定为可授权的所有权利要求的副本”和“提交了3之所述文件的译文”,则必须将英文的OEE工作结果和OEE认定为可授权的所有权利要求分别提交两份,一份作为副本本身提交,一份作为译文提交。不能认为副本和其译文都是英文,译文就是其副本本身,而在做了上述勾选的情况下只提交一份。

3)权利要求对应性的填写

本申请权利要求和对应申请权利要求对应关系的填写要需要逐项说明各权利要求的对应性。

只有当本申请权利要求和对应申请权利要求不仅实质上相同而且形式上相同的情况下,才可填写“完全相同”,除此之外,它们之间任何的不同都要在“关于对应性的解释”一栏中做详细说明。

对于本申请的权利要求是在对应申请的权利要求上加入新的技术特征而得到的情况下,该新的技术特征应当与在权利要求书或说明书中相应位置记载的技术特征有完全一致的表述,不允许这种特征是由说明书内容组合、总结或者该新的技术特征是需要通过理解说明书内容推理演算得出的技术特征。

所以,在提交PPH请求时,利用主动修改的时机将本申请的权利要求修改为和对应申请的权利要求一致,可充分避免由于权利要求对应关系的描述不清楚而导致的PPH请求驳回。

4)说明事项的填写

这里最容易出问题的是OEE工作结果发文日、OEE工作结果引用的文件副本名称的填写。

对于常规的PPH请求,OEE工作结果发文日按照对应申请的各次通知书上的发文日或者按照各对应局案卷访问系统上公布的日期进行填写即可。

对于PCT-PPH请求,其涉及的国际阶段工作结果包括国际检索单位的书面意见(WO/ISA)、可专利性的国际初审报告(第一章)(IPRP1)和可专利性的国际初审报告(第二章)(IPRP2),而这些工作结果由WIPO网站公布,这就导致很多代理人误以为WIPO网站上公布的日期就是这些工作结果的发文日。

我们来看看PPH请求表中关于“OEE工作结果副本名称如下”这一栏中的“由XX局于XX年XX月XX日作出的XXXX”的措辞,这里用的是“作出”,且是由“XX局”作出的。而WIPO并不是和中国专利局有PPH项目的国家或地区,所以由“XX局”作出的工作结果,当然应该是“XX局”给出的发文日期,而不是WIPO网站上的公布日期。

在实际工作当中,下面的情况需要特别注意。

例如,对应申请的国际检索单位的书面意见(意见为正向)由欧洲专利局作出,但其IPRP1由WIPO作出。尽管对应申请的IPRP1的内容和国际检索单位的书面意见的内容完全一致,也不能基于IPRP1来提交PCT-PPH,而只能基于国际检索单位的书面意见来提交PCT-PPH。这是因为,欧洲专利局和中国专利局之间存在PPH项目,但WIPO和中国专利局之间并没有PPH项目。

另外,在国际阶段工作结果中,例如,在WO/ISA和IPRP1中会存在“Date of the actual completion of the international search”、“Date of mailing of the international search report”和“date of mailing(day/month/year) see form PCT/ISA/210 (second sheet)”这些日期,在IPRP2中会存在“Date of mailing”、“Date of submission of the demand”和“Date of completion of this report”。仔细观察就会发现,WO/ISA和IPRP1中的“Date of mailing of the international search report”和“date of mailing(day/month/year) see form PCT/ISA/210 (second sheet)”指的是同一个日期,IPRP2中的“Date of mailing”和“Date of completion of this report”指的是同一个日期。这么多日期中,“mailing”的日期才应该是“XX局”作出工作结果的发文日。

对于OEE工作结果引用的文件副本名称的填写,宁多勿少,即,有些引用文件不确定写入请求表中还是不写入,一律写入,写多了没有问题,少写了可就要收到通知书了。

以上探讨仅仅是本人在实际工作中的一些经验之谈,如有不妥之处,还望各位同行多多指教。