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专家专栏

结合案例浅谈对共同侵权的几点思考

  • 时间: 2017-08-30 10:56:03
  • 点击率: 119

作者:张文华

案情简介:

本案涉及的专利(名为“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”)即为WAPI标准采纳的必要专利之一。它是由西电捷通在2002年11月6日申请,于2005年3月2日获得授权,专利号为ZL 02139508.X。

2015年6月29日,西电捷通向北京知识产权法院起诉索尼移动侵害其发明专利。此后,索尼移动便针对西电捷通ZL 02139508.X号专利,向专利复审委员会提出了专利无效请求。2016年2月17日,专利复审委员会决定:维持02139508.X号发明专利权有效。

西电捷通诉索尼移动的发明专利侵权案也于今年3月22日在北京知识产权法院完成了一审宣判:判决索尼移动立即停止侵犯涉案专利权行为,支持西电捷通“以许可费的3倍”确定赔偿数额为860余万元,全额支持其主张的维权合理支出共计47余万元。

侵权认定:

根据北京高院最新下发的《专利侵权判定指南2017》,专利侵权行为的认定一般分为直接侵权和共同侵权两种情况。

对于直接侵权,《专利侵权判定指南2017》第97条规定了以下内容:发明和实用新型专利权被授予后,除专利法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

即直接侵权认定的侵权方是直接为生产经营目的的单方生产者或销售者,该被诉侵权对象具有以下特征:以生产经营为目的的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

对于共同侵权,《专利侵权判定指南2017》第116条规定了以下内容:两人或两人以上共谋实施或者相互分工协作实施侵犯专利权行为的,构成共同侵权。即共同侵权认定的侵权方通常表现为多方,且共同实施了侵权行为。

对于本案而言,涉案权利要求1记载了以下技术特征:

1、一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法,其特征在于,接入认证过程包括如下步骤:

步骤一,移动终端MT将移动终端MT的证书发往无线接入点AP提出接入认证请求;

步骤二,无线接入点AP将移动终端MT证书与无线接入点AP证书发往认证服务器AS提出证书认证请求;

步骤三,认证服务器AS对无线接入点AP以及移动终端MT的证书进行认证;

步骤四,认证服务器AS将对无线接入点AP的认证结果以及将对移动终端MT的认证结果通过证书认证响应发给无线接入点AP,执行步骤五;若移动终端MT认证未通过,无线接入点AP拒绝移动终端MT接入;

步骤五,无线接入点AP将无线接入点AP证书认证结果以及移动终端MT证书认证结果通过接入认证响应返回给移动终端MT;

步骤六,移动终端MT对接收到的无线接入点AP证书认证结果进行判断;若无线接入点AP认证通过,执行步骤七;否则,移动终端MT拒绝登录至无线接入点AP;

步骤七,移动终端MT与无线接入点AP之间的接入认证过程完成,双方开始进行通信。

由此可见,涉案权利要求为一个方法独权,覆盖的产品包括移动终端MT、无线接入点AP、以及认证服务器AS,即侵权技术方案的实施需要多方参与。而西电捷通指控的是索尼的手机(也就是移动终端)使用了涉案专利所保护的方法,由于涉案权利要求1中的移动终端MT在工作时不能单独覆盖涉案专利的权利要求的全部技术特征,而是需要与另外两个设备结合才能共同实施涉案专利所限定的方法,因此,根据全面覆盖原则,被告不构成对涉案专利的直接侵权。

那么,索尼公司是否构成共同侵权呢?

《专利侵权判定指南2017》第119条规定:行为人明知有关产品系专门用于实施涉案专利技术方案的原材料、中间产品、零部件或设备等专用产品,未经专利权人许可,为生产经营目的向他人提供该专用产品,且他人实施了侵犯专利权行为的,行为人提供该专用产品的行为构成本指南第118条规定的帮助他人实施侵犯专利权行为,但该他人属于本指南第130条或专利法第六十九条第(三)、(四)、(五)项规定之情形的,由该行为人承担民事责任。

针对本案而言,消费者作为最终用户,显然其对手机的使用并不是出于生产经营的目的,也就不会构成专利法意义上的侵权行为。读到此处,估计读者会产生疑惑,难道被告不侵权了?这显然对专利权人是不公平的,对此,北京知识产权法院在判决书中指出:一般而言,间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提,并不意味着专利权人应该证明有另一主体实际实施了直接侵权行为,而仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的预设方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可,至于该用户是否要承担侵权责任与间接侵权行为的成立无关。之所以这样解释,是因为在一些使用方法专利中,实现“全面覆盖”涉案专利权利要求技术特征的主体多为用户,而用户因其“非生产经营目的”不构成专利侵权,此时如果机械适用“间接侵权行为以直接侵权行为的存在为前提”,将导致涉及用户的使用方法专利不能获得法律保护,有违专利法针对该类使用方法授予专利权的制度初衷。

因此,北京知识产权法院认为,被告明知被控侵权产品中内置有WAPI功能模块组合,且该组合系专门用于实施涉案专利的设备,未经原告许可,为生产经营目的将该产品提供给他人实施涉案专利的行为,已经构成帮助侵权行为,而帮助侵权行为是属于共同侵权的一种,因此,被告索尼公司属于共同侵权行为。

一点思考:

写到这里,被告是否构成侵权,似乎已经很明朗了,但是,上述判决似乎存在以下问题:

由于判定消费者(用户)侵权不太符合实际情况,因此,原告的主要诉讼对象并不是针对消费者(用户),而是企业(即索尼)。北京知识产权法院显然也考虑到了这一点,在侵权判定中指出“间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提,并不意味着专利权人应该证明有另一主体实际实施了直接侵权行为,而仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的预设方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可”,有效地维护了专利权人的合法权益。

但是,专利法第第十一条明确规定:发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品

因此,北京知识产权法院作出的上述判决中的“并不意味着专利权人应该证明有另一主体实际实施了直接侵权行为,而仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的预设方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可”似乎脱离了专利法第11条的规定,按照上述判决的逻辑,在进行侵权判定时,是否不必证明直接侵权的存在,而是仅需证明其中一方参与了技术方案的实施即可?,那“间接侵权应以直接侵权行为的存在为前提”的判断原则是否还能成立?

撰写启示

基于上述考虑,作为一个从业多年的专利申请文件的撰写者,对于电学文件的撰写,从入行开始,便按照单侧撰写的方式撰写权利要求,按照上述判决,以后是不是可以不用单侧撰写了?

个人认为,此处要从多方面进行考虑:

首先,由于产业分工越来越精细化,如果在方法权利要求中涉及到多个执行主体,在进行侵权诉讼时,势必牵一发而动全身,即会牵扯到各个执行主体的生产商等利益方,而有时可能会牵扯到友商,影响企业利益;并且,考虑到维权和举证难易程度等因素,因此,在实际撰写时还是要优先考虑单侧撰写。

其次,考虑到新创性、技术方案的完整性等因素(可能还会有其他方面的考虑),可以在权利要求书中布局涉及多侧的权利要求,就本案而言,如果从单侧撰写,则可能的权利要求会变更为“移动终端MT将移动终端MT的证书发往无线接入点AP提出接入认证请求;移动终端MT接收无线接入点AP的无线接入点AP证书认证结果以及移动终端MT证书认证结果;移动终端MT对接收到的无线接入点AP证书认证结果进行判断;若无线接入点AP认证通过,执行步骤七;否则,移动终端MT拒绝登录至无线接入点AP;移动终端MT与无线接入点AP之间的接入认证过程完成,双方开始进行通信”。也就是说,单侧撰写的权利要求中会缺少步骤二至步骤四的过程,由于减少了技术特征,其保护范围也会相应地扩大,不具备新创性的风险也会提高。因此,笔者认为,在撰写申请文件时,可以根据实际需要部署一套多侧撰写的权利要求。

以上仅为笔者的个人观点,如有不妥或不当之处,欢迎读者指正。