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如何处理“专利法第三十三条”

  • 时间: 2017-10-10 13:52:36
  • 点击率: 56

作者:刘彬

法律规定:

中国专利法第三十三条规定了以下内容:申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

代理现状:

在实践中,一份专利申请文件自申请日之后,常常会存在出于各种目的而对申请文件进行修改的情况。因此,专利法第三十三条对于这种修改所需要满足的条件进行了规定。专利法第三十三条的立法本意是基于申请人与社会公众的权益关系之间的界限。简言之,其允许申请人基于其在申请日的真实意思表示对专利申请文件进行修改,但是不允许申请人通过这种修改而不当获利,损害社会公众的权益。

在专利代理的日常事务中,通常存在以下情况,申请人出于各种目的对申请文件进行了千差万别的修改。有时候,申请人为了克服审查意见通知书中指出的新颖性和创造性的问题,对权利要求书进行了大幅的修改,在某些极端情况下,可能会出现撰写了一套新的权利要求这种修改。这种情况往往发生在国外客户委托的申请,原因在于,通常情况下,USPTO对于修改的尺度相对宽松,而中国审查员对于申请文件的修改要求较为严格。

因此,如果出现上述这种大幅修改的情况,审查员通常会指出“修改超范围”。这对于申请的进一步进行造成了困难,同时,也对国外申请人理解“专利法第三十三条”造成了困扰。

国外申请人可能对于如此严格的修改要求产生如下疑问“难道申请人修改的范围仅仅局限于原始申请文件文字记载的内容”。这种情况的出现,就需要代理人帮助外国客户理解“专利法第三十三条”,并使其修改的方案符合“专利法第三十三条”。

应对策略:

显然,根据专利法第三十三条的立法本意,基于申请人与社会公众的权益关系的产生始于申请日,需要且必须通过申请日提交的申请文件表达、固定申请人在申请日完成的发明创造,从而确定划分申请人与社会公众之间权益界限的基础。因此,在判断修改后的内容是否能够直接地、毫无疑义地确定时,并不仅仅局限于原始申请文件文字记载的内容,而是要立足于专利法第三十三条的立法本意,客观地去确定“原说明书和权利要求书记载的范围”究竟有多大,这个确定的过程就是我们常说的“直接地、毫无疑义地”的判断过程。

例如,在申请人所给出的修改方案中,修改后的内容在原始申请文件中确有记载,但是分散在不同位置。对于这种情况,审查员常常由于修改后的内容没有完整记载在说明书中某一处而做出武断的判断,此时,代理人需要透彻理解申请的发明内容,在意见陈述中指出,虽然修改后的某些技术特征记载在不同的段落,然而对于这种将原始申请文件中同一或不同方案的技术特征重新组合形成新的技术方案的修改方式,原始申请文件中已经明确表述了这些技术特征的关联性,且原始申请文件给出了可以组合的意思表示,因此尝试证明这种修改应该是被允许的。另外,对于申请文件的这种大幅修改,我们还可以尝试从如下角度来证明该修改应当是被允许的:由于基于说明书的内容以及本领域的基本原理或固有属性等技术上的内在要求和关联,可以确定其是必然客观存在的技术内容,因此,应当属于本领域技术人员能够直接地、毫无疑义地确定的技术信息。

总结:

综上所述,在具体案例中,常常存在只注重修改内容的原始记载而没有将原申请文件的技术方案结合要解决的技术问题整体考虑,最终使得修改超范围的判断表现为仅局限于文字记载的机械使用。因此,我们需要立足于专利法第三十三条的立法本意,把握好“直接地、毫无疑义地确定”这一判断过程,保护申请人的合理权益。