【华源原创】同一产品技术，被多个专利权保护的产生原因和对策

时间: 2024-09-27 02 北京康信华源知识产权咨询有限公司刘磊李慧阅读量:

随着我国专利保护力度的不断加强和社会公众专利意识的逐渐提高，创新主体越来越重视利用专利制度来保护自己的创新成果。在将产品推向市场之前，他们不仅关注产品的市场前景，也深刻意识到可能存在的侵犯他人专利权的风险。因此，为了规避这类风险，创新主体在产品推广前会进行详尽的尽职调查，也被称为自由实施检索（Free to Operate，简称FTO）。

然而，在进行FTO工作的过程中，创新主体有时会遇到一个棘手的问题：同一个产品技术可能被多件专利同时保护，形成所谓的“多重保护”现象。这种情况不仅增加了创新主体面临专利侵权风险的可能性，也给FTO工作带来了更大的挑战。

本文旨在深入分析和探讨这种“多重保护”现象产生的原因，并为创新主体提供有效的应对策略。通过本文的阐述，我们希望能够帮助创新主体更好地理解和应对在产品推广过程中可能遇到的复杂问题，从而为其创新之路提供有力的支持。

原因之一：产品与专利的颗粒度不同

从技术层面来看，产品技术要素的复杂性，使得产品技术与专利的颗粒度存在显著区别，这是导致一个产品的技术方案被多件专利权保护的原因。由于具体的产品所可能涉及的技术方案，与单件专利权保护的专利技术方案在颗粒度上存在区别，为了区分两者，在本文中对于具体产品的技术称为“产品技术”，对于专利中保护的技术称为“专利技术方案”。

一个在现实世界中可以应用的具体产品，可能包括了多个层次、不同领域的技术。

例如，对某一机械产品，其相关技术可能包括了结构设计、原料选取、零部件加工、成品组装等多个层次的技术，技术领域可能涉及了机械设计、自动化控制、材料加工等多个不同领域；而即便单单聚焦于这一机械产品的结构设计技术方面，又可能包括了产品整体结构布局的设计、零部件的结构设计、多个零部件之间的配合关系设计等等多个角度的技术。

又如，对于生物医药领域的产品，可能涵盖了化合物、药物制剂、用途、药物制备、配套的施药器械等多个层次的技术，技术领域可能涉及了生物医药、化学、机械设计等；对于计算机软件，可能涉及了系统架构、数据和信号传递方法、算法、控制方法等多个层次。在这些不同的层次和领域的技术上，均可能包括了创新主体的技术创新。

相较于上述现实世界的复杂产品，被一件发明或实用新型专利权所保护的，是权利要求所限定的技术方案[1][2]。而专利的权利要求，尤其是框定专利最大保护范围的独立权利要求的撰写重点在于限定产品技术中的某一个创新点，专利也是基于此创新点获得专利授权，所以一件专利往往不可能完善地描述并保护如此复杂的、多层次、多领域的产品技术。这就造成了一个产品实际所蕴含的产品技术与一件专利权所保护的专利技术方案之间存在颗粒度上的显著不同：专利的颗粒度小而产品的颗粒度大。

因此，为了使得产品技术获得周全的保护，创新主体会对产品技术中所蕴含的不同层次、不同领域创新点进行较为广泛的专利申请和布局，借助多件小颗粒度的专利的组合优势，保护一个颗粒度较大的产品，这就使得一个产品技术受到了多件专利权的“多重保护”。

存在一种关于专利的说法：“当一件专利失效[3]后，相关技术即进入了公有领域，社会公众可以自由实施该专利原本保护（或试图保护）的相关技术”。诚然，当一件专利失效后，社会公众确实可以自由实施该专利所保护的专利技术方案，但是一般情况下，仅凭这一件专利技术方案，较难获得现实世界中的复杂产品，一个产品很有可能还涉及了其他仍然有效的专利权。因此，若企业发现了威胁自身产品的专利已经失效，不可掉以轻心，仍需重视本文所述的“多重保护”的情形。

下面以一个具体的例子进行说明。

以吹风机为例，相较于飞机、汽车等大型工业产品，其是结构、原理相对简单的日用消费电子产品。然而，即便是吹风机这种相对简单的日用消费电子产品的技术要素，对于一件专利来说，仍然是过于复杂的。

在吹风机领域内的专利技术，一般是对于其具体零部件或结构细节的改进。例如，对于风道形状的改进，使得吹风机能够产生的风速更快或风力更大，有利于快速吹干头发。假设企业发现竞争对手的一件涉及风道新结构的专利已经失效，希望仿照竞争对手的该专利技术方案生产吹风机产品，那么仍然要警惕是否存在与该产品相关的、在其他层次或领域上的专利保护。例如，虽然保护风道新结构的专利已经失效，但是该风道新结构的装配或生产方法、该产品的吹风控制方法、其他部位的结构设计等方面，竞争对手仍然可能进行了专利布局，若贸然推出类似产品，仍可能产生专利侵权风险。

原因二：撰写角度和表达方式的多样性

上文论述了由于产品与专利在颗粒度上的区别，使得产品技术在不同层次、不同领域的创新点同时被多件专利保护。然而，即便对于某一个创新点而言，专利权利要求中撰写角度和表达方式的不同，也可能造成对于一个创新点存在多件专利保护。

仍以上文提及的吹风机产品为例，风道新结构具有非常丰富的关联技术特征，这些关联技术特征可以被选择性地被添加到独立权利要求中，以从不同角度形成不同的专利权。

例如，在进行风道结构改进之后，对于电机的功率、转速等可能会有一定的要求，只有当电机的功率或转速达到一定的范围，才能够体现改进后的风道的技术效果；又如，风道结构的改进，对于电源的功率也有了更明确的需求，如果电源的功率低于某个阈值，也不能实现更好的技术效果。因此，在风道结构本身的改进（简称专利A）之外，还可以产生上述两种新的专利技术方案，即“改进的风道+电机功率/转速限定”（简称专利B）和“改进的风道+电源功率限定”（简称专利C），这些专利技术方案，也包含了专利申请人的创新成果，均有可能获得专利授权。若上述专利A由于某些原因已经失效，但是专利B、C仍然有效，则仍然使得他人无法自由实施与风道结构改进相关的产品技术，因为如果要取得风道结构改进所带来的技术效果，电机和电源的上述限定，可能是绕不过去的一堵墙。

专利法第九条对“重复授权”的情形进行了规定，但上述由于撰写角度或表达方式的变化造成了专利技术方案上的不同，并不属于专利法第九条所规定的“重复授权”情形。

专利法第九条第一款规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权”。

根据专利法第九条，如果某个专利技术方案已经被某专利保护，则无法再就相同的专利技术方案进行专利申请和保护，这避免了同样的技术方案被多个专利保护。

但是，在我国实际的专利确权过程中，对于“同样的发明创造”的判定十分严格：专利的保护范围中，只要存在技术特征的区别，一般无法被判定为“同样的发明创造”，即便这种区别并不在于专利技术方案的核心发明点，甚至这种区别可以是十分微小的，这就导致两件专利的保护范围不完全相同，不属于“同样的发明创造”。如上文所述的专利A、B、C所要求保护的技术方案，则不属于专利法第九条所规定的“重复授权”情形，仍可获得专利保护。

原因之三：创新主体对于全面保护创新成果的需求

专利制度设立的初衷，是为了保护创新成果，从而鼓励发明创造、促进社会发展。但是由于确权、维权过程中的不确定性，专利权人的创新成果往往很难被单一的专利申请所全面保护。

例如上文所说的吹风机相关专利A、B、C，如果因为专利文本的一些问题，专利A最终被整体无效或者相关权利要求被部分无效，那么专利权人仍有可能借助专利B、C保护其创新成果，只是专利保护范围有一定的限缩（但如上所述，专利B、C的保护范围对于上市的产品而言可能已经足够大了）。但是如果专利权人在做出风道改进之后，仅申请了专利A，没有申请专利B、C，在专利A被无效之后，其相关创新成果随即失去了法律保护。因此，若要对某项技术，尤其是具有一定复杂性的技术进行周全的保护，创新主体一般使用多件专利构建为专利组合，以形成多层次、多角度的专利保护。

在美国专利体系中，此种专利保护方式体现的更加明显。美国专利商标局（USPTO）允许专利申请人以继续申请（continuation application）或部分继续申请（continuation-in-part application）的方式递交专利申请，这些专利申请必须是基于前序的正式专利申请，可以对前序的正式专利申请的权利要求书进行修改（可以是为了授权目的的修改或者根据竞争对手的产品的重新概括）或者在申请文件中引入新内容（基于新的创新和改进），这些继续申请/部分继续申请的至少一部分内容可以享有前序专利申请的申请日。

继续申请/部分继续申请制度为专利保护范围的优化提供了途径，若专利申请人对前序专利申请的授权范围不满意，可以采用继续申请的方式提交另一份专利申请，在继续申请中，可以形成不同的保护范围。或者，专利申请人也可以采用部分继续申请的方式提交另一份专利申请引入新的改进技术方案，以保护改进技术方案。

继续申请/部分继续申请制度使得创新主体有更多机会获得与其创新程度相匹配的专利保护范围，但同时也造成了更多的多重保护情形。因此，创新主体的专利保护策略，是某一产品技术被多件专利共同保护的主观原因。

产品技术多重保护的应对策略

由于存在产品技术多重保护的可能性，在创新主体将产品推向市场时，即走向了形势复杂的专利权“丛林”。为应对此种复杂情况，基于上述分析成果，提出如下应对建议：

（1）切莫掉以轻心。在产品推向市场前（最好是在产品研发过程中、定型前）即开展必要的FTO工作，切莫因为行业基础专利或竞争对手的关键专利已失效即当然认为该领域相关的技术实施不存在专利侵权风险。

（2）提高FTO工作的系统性。在进行FTO工作时，应以专利的颗粒度为标准，对产品涉及的相关技术进行全层级、全领域的界定和拆解，形成系统的技术分解体系，参照该技术分解体系进行FTO工作，以提高FTO工作的系统性。

（3）注意FTO工作的全面性。在FTO工作中，应注意专利中技术表达方式的多样性，从多个角度应用专利检索策略，提高FTO工作的全面性。

（4）及时更新FTO工作成果。由于自身技术、市场竞争态势、竞争对手专利布局情况不断变化，尤其是对于技术迭代速度快、市场竞争激烈的领域，应伴随产品研发进程、市场变化情况，定期更新FTO成果，以预知和预防最新产生的专利侵权风险。

参考资料：

[1]《专利法》第64条：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

[2]对于外观设计专利，保护范围以图片或者照片为准。本文主要以发明和实用新型专利为例进行说明。

[3]本文所指的专利失效，包括因被驳回、撤回等原因未获得专利权的专利申请。