【原创】美国专利期限的影响因素和计算方法

时间: 2017-01-24 10 北京康信华源知识产权咨询有限公司宋鸣镝阅读量:

作者：宋鸣镝李慧

美国专利的期限问题曾困扰着很多企业，很多企业曾经咨询过类似的问题。为何区区一个美国专利的期限，会困扰到大家呢？主要原因是美国专利的期限计算比较复杂，影响因素也比较多。以下我们对影响美国发明专利权期限计算的因素进行系统梳理，厘清思路，解决困扰大家的实际问题。

美国专利法不同于我国专利法，对专利权期限的规定并不是简单规定为自申请日起二十年，其现行专利法是在早期专利法的基础上，经历数次修改并由具有法律效力的判定修改而综合形成的，从而造成对发明专利权期限的规定要受众多因素的影响。例如：专利权期限（Patent Term）的长短，是临时申请（Provisional Application）还是正式申请（Non-Provisional Application），是分案申请（Divisional Application）、继续申请（Continuation Patent Application, 简称CP）还是部分继续申请（Continuation-in-part Application, 简称CIP），是否有专利权人声明的期限放弃（Terminal Disclaimer,简称TD），是否有期限调整（ Patent Term Adjustment，简称PTA），是否涉及食品医药领域的延期（Food and Drug Administration，简称FDA）等。以上诸多因素如何影响专利权期限，以及在实际操作中如何准确计算专利权期限一直困扰着许多人，而且在美国官方渠道也没有给出简单计算每一件专利的专利权期限的途径。下面，本文将逐一进行说明。

一、法律的沿革

在《TRIPS协议》生效之前，由于不同国家专利法规定的差异性，各国发明专利权的期限各有长短，互不相同。例如，我国1984年制定的《专利法》第四十五条规定，发明专利权的期限为十五年，自申请日起计算。美国也是同样，其早期发明专利权的期限是自发明专利授权日起十七年。

上世纪八十年代后期，随着《关贸总协定》乌拉圭回合谈判，开始了制定《TRIPS协议》的进程，目的是在全球范围内加大知识产权的保护力度，其主要措施之一就是《TRIPS协议》第三十三条规定，所提供的保护期限不得短于自申请日起的二十年，对于那些不具有原始批准系统的缔约方来说，保护期限应从原始批准系统的申请日起开始计算。为此，美国对专利权期限的规定也做了相应调整，自1995年6月8日起改为，发明专利权的期限为自申请日起二十年。

同时，还对不同日期的专利申请做了进一步细化的规定，即1995年6月8日之前授权的美国专利适用早期的规定，期限为自授权日起十七年；1995年6月8日及以后提交的美国专利和国际申请（包括1995年6月8日以后提出的分案申请、继续申请或部分继续申请）适用修改后的规定，期限为自申请日起二十年；1995年6月8日前提出申请、1995年6月8日及以后授权的美国专利（包括1995年6月8日以前提出的国际申请）按如下方式处理，期限为自授权日起十七年或申请日起二十年中晚到期的那个为准。

二、期限的起算日

根据专利法35 U.S.C. § 111的规定，专利申请包括临时申请、正式申请和后续申请三种类型，不同申请类型的专利保护期限的起算日期各不相同。具体来说分为以下三种情况：

1．临时申请（Provisional Application）

提交临时申请并不必然触发专利有效期限的起算。当临时申请后来转化为正式申请而最终获得授权时，以此临时申请的申请日为专利期限的起算日；当临时申请后来作为正式申请的优先权基础，而正式申请最终获得授权时，不能以此临时申请的申请日为专利期限的起算日，而是以正式申请的申请日为专利期限的起算日。由于临时申请转化为正式申请的专利期限，将会从临时申请的申请日起算二十年而造成实际保护期限的缩短，所以大部分的申请人都不会选择直接将临时申请转化为正式申请。

2．正式申请（Non-Provisional Application）

提交正式申请必然触发专利有效期限的起算，将以此正式申请的申请日或最早的申请日为起算日。具体来说，当正式申请是单独美国申请、或是基于巴黎公约优先权向美国提出的申请、或是基于其他国家优先权向美国提出的PCT国际申请时，以向美国提交的正式申请的申请日为起算日；当正式申请是由一个临时申请转化而来，或是基于美国国内优先权提交的PCT国际申请，将以正式申请的最早申请日为起算日，即临时申请的申请日或在先美国国内申请的申请日为起算日，此时认为临时申请或是在先美国国内申请与美国正式申请是一个申请；当正式申请要求临时申请的优先权时，将以正式申请的申请日为起算日，此时认为正式申请和临时申请不是同一个申请，是两个不同的申请。

3．后续申请

后续申请包括分案申请（Divisional Application）、继续申请（Continuation Patent Application）和部分继续申请（Continuation-in-part Application），这些申请的起算日与它们所延续的母案或者在先申请的起算日相同，即为最早的申请日，具体情况可参照本节第1项和第2项来处理。

三、期限终止日的调整

1．因避免重复授权声明的调整

美国专利法规定，禁止"显而易见"类型的同样发明"重复授权"，其目的是为了禁止与在先专利实质相同的在后专利、由于权利要求的不同而不合理地延长保护期限。根据专利法35 U.S.C. § 253的规定，专利权人应当做出"期限放弃"（Terminal Disclaimer）的声明，否则在后专利不能获得授权。此声明表明专利权人已经声明放弃了在后专利所不合理延长的保护期限，即在后专利的终止日与在先专利的终止日相同。 "期限放弃"（Terminal Disclaimer）的声明可通过访问美国专利商标局网站的Pair系统（http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair），通过输入该案信息，并查询该案的审查过程文件中获得。

2．因延误的调整

如果专利权人认为专利局在审查过程中出现了延误而导致保护期限的缩短，经认定后可以要求专利期限的调整（ Patent Term Adjustment）。根据专利法35 U.S.C. § 154（b）的规定，因专利局或非申请人原因造成的延误，可以在保护期限之外给予补偿。具体包括三种情形：A类延误是因专利局未在指定的数月期限内做出必要的决定；B类延误是因专利局未在三年内授予专利权；C类延误是因派生诉讼、保密要求或上诉程序而造成的延误。同时，专利法35 U.S.C. § 154（b）还规定，因专利申请人原因造成的延误必须从保护期限中扣除。因此，专利期限的调整可由以下公式计算得出：

专利期限调整=因专利局或非申请人原因补偿的天数（A延误+B延误-A延误与B延误在三年后重合的部分+C延误）-因申请人原因延误的天数

专利期限调整（Patent Term Adjustment）也可通过访问美国专利商标局网站（http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair）,通过输入该案信息获得。

3．因食品药品监管（FDA）的调整

如果食品、药物、医疗器械等行业在销售前受到主管部门的监管程序而导致专利期限的缩短，专利权人可以要求专利局延展专利的保护期限。根据专利法35 U.S.C. § 156的规定，专利期限的延展用于补偿专利授权之后销售之前，因监管程序造成的专利保护期限的损失。由于影响药品专利期补偿时间的因素比较多，计算也很复杂，具体规定此处不再详述。

FDA批准某药上市后，在FDA的橙皮书中可以查到其专利延长的信息， Orange Book中都是已通过FDA批准上市的产品信息，具体药品的专利有效期可在FDA桔皮书（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/default.cfm）或其中文版网页（http://www.drugfuture.com/fda/DrugPatent.aspx）中检索获得。

对于药品来说，专利权人为了获得利益最大化，其还可以利用数据独占性保护最大化策略，即数据独占性保护策略、新临床试验数据独占性保护策略、罕用药数据独占性保护策略和儿科数据独占性保护策略。但是前三者仅仅是在专利授权后给予一定期限的独占性保护，与专利保护期限的长短无关。只有第四项是在专利保护期限的基础上连接在期限结尾，给予六个月的保护期延长。

四、期限计算的实例

下面进行举例说明，便于相关人员在实际操作中准确计算美国发明专利权的期限。

（图1）

（图2）

在图1中示出了美国专利US7530461B2的基本信息，并在图2中示出了该专利与在先申请的相互关系。下面，依据上面给出的影响因素具体计算该美国专利的期限。

1）关于法律的适用

美国专利US7530461B2的申请日为2004年4月5日，在1995年6月8日之后，其专利权的期限适用修改后的专利法，为自申请日起二十年。

2）关于期限的起算日

美国专利US7530461B2是部分继续申请，要以它在美国的最早申请日为起算日，即国际申请PCT/GB96/00553进入美国国家阶段申请08/913257的申请日为起算日，因此该美国专利US7530461B2的起算日为1996年3月8日。

3）关于期限终止日的调整

a．关于"期限放弃"（TD）

经查询美国专利商标局网站Pair系统，美国专利US7530461B2虽然是部分继续申请，其在前也有多个父系申请，但是在该专利的审查档案（美国专利商标局网站的处理记录Transaction History和Image File Wrapper）中并未发现"期限放弃"的声明，因此，该专利期限的终止日并未受到"期限放弃"的影响。在此需要说明的是，如果在Pair系统中查询到"期限放弃"的声明，则应以"期限放弃"声明被美国专利商标局所认定的到期日为准。

b．关于延误的调整（PTA）

经查询美国专利商标局网站Pair系统，发现美国专利US7530461B2存在延误情况，具体从图3中可以看到，A类延误为533天，B类延误为70天，C类延误为0天，申请人延误为294天。因此，
专利期限调整（PTA）=533+70+0-294=309天
同时，图3中给出的Total PTA Adjustments也为309天，与上述计算相吻合。

（图3）

c．关于食品药品监管（FDA）

由于美国专利US7530461B2涉及药品，因此其期限就有可能受到食品药品监管（FDA）的影响。但经查询http://www.drugfuture.com/fda/DrugPatent.aspx美国FDA药品专利数据库，未发现该美国专利受到（FDA）的影响，专利权人也未要求儿科数据独占性保护。因此，从图4中可以看出，该美国专利US7530461B2到期日为2017年1月11日。